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특허/디자인/상표 소식

상표법 제7조 제1항 제12호 소정 외국 주지서비스표 및 부정 목적에 대한 판단기준-유사상표, 상표침해, 상표등록무효심판

 

사건 : 특허법원 2008. 5. 30. 선고 2007허12213 판결 [등록무효(상)] <등-상-승>


판시사항 : 가. 상표법 제7조 제1항 제12호 소정 외국 주지서비스표 및 부정 목적에 대한 판단기준

               나. 지정서비스업이 잡지출판업 등인 등록서비스표 “”이 사용서비스업이

                    호텔업인 선사용서비스표 “”, “” 등과의 관계에서 상표법

                    제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부(적극)


판결요지 : 가. 등록무효심판 청구의 대상이 된 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제12호의 규정에

                    해당하려면, 대비되는 특정인의 서비스표는 국내 또는 외국의 주지서비스표에 해당하

                    여야 하고, 등록서비스표는 특정인의 주지서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표를

                    부정한 목적을 가지고 사용되어야 하는바, 특정인의 서비스표가 주지서비스표에 해당

                    하는지 여부는 그 서비스표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는

                    사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되고, 부정한 목적이 있는

                    지 여부는 특정인의 서비스표의 주지․저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 서비스표와

                    등록서비스표의 동일․유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 서비스표를 둘러싼 교섭

                    의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록서비스표권자가 등록서비스표를 이

                    용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록서비스표와 특정인의 서비스표의 지

                    정서비스업의 동일․유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로

                    고려하여야 하며, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록서비스표의 출원 당시를 기준으로

                    판단하여야 한다.

               나. 인정사실에서 나타나는 원고 회사의 역사, 영업 규모에 선사용서비스표 “

                     , “” 등과 관련된 호텔업의 미국 등지에서의 판매기간, 매출액, 판매장소, 광고지출

                    비, 광고방법 및 브랜드 인지도 등을 종합하여 볼 때, 선사용서비스표들은 이 사건 등록

                    서비스표의 출원일인 2004. 6. 22.경 무렵에는 이미 미국 등지의 호텔업 거래자나 수요자

                    들 사이에서는 특정인의 상품 또는 영업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는

                    이른바 주지서비스표에 해당한다고 봄이 타당하고, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비

                    스표들과 유사하게 구성되었으며, 그 지정서비스업인 잡지 출판업 등은 사용서비스업

                    (호텔업)의 홍보 등을 위한 업무와 관련이 있을 뿐만 아니라, 피고는 2002. 12. 1.부터

                    2003. 11. 30.경까지 사이에 원고 회사의 국내 협력사인 주식회사 워커힐의 월간 잡지

                    ‘MAJESTE’의 발간 업무를 용역받아 수행하였는데, 그 용역 기간이나 업무의 내용 및

                    이 사건 등록서비스표의 출원시기 등에 비추어 원고 회사와 주식회사 워커힐이 협력하여

                    ‘W HOTEL SEOUL WALKERHILL’의 개장을 준비하고 그 홍보 및 광고 활동을 준비, 시작

                    한 점을 충분히 인지한 채, 선사용서비스표들이 국내에 등록되어 있지 않음을 알고 이를

                    모방하여 이 사건 등록서비스표를 출원한 것으로 보이는바, 이 사건 등록서비스표는 외국

                    에서 주지한 선사용서비스표들을 모방하거나 거래상 신의칙에 반하는 목적으로 출원된

                    것으로, 선사용서비스표들에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익

                    을 얻거나 그 가치를 희석화하여 원고에게 손해를 가할 목적으로 출원된 것이라고 할 것이

                    므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.


참조조문 : 상표법 제7조 제1항 제12호


참조판례 : 대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후592 판결, 대법원 2005. 4. 14. 선고 2004후3379 판결 등 참조

 

 

 

 

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