사건 : 특허법원 2007. 10. 5. 선고 2007허647 판결 [권리범위확인(특)]
판시사항 : 가. 적극적 권리범위확인심판의 심결취소소송에서 확인대상발명 불실시 주장이 허용되지
않는 경우
나. 확인대상발명이 실시주장된 등록고안의 한 실시예에 해당하는 경우 적극적 권리범위
확인심판 청구의 허용 여부(한정 적극)
다. 확인대상발명이 특허발명의 일부 청구항의 균등 범위 내의 구성요소를 포함하는 이용
관계에 있어 그 권리범위에 속한다고 한 사례
판결요지 : 가. 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정은 심판청구의 적법요건으로서 심결시를
기준으로 판단되고 이에 대한 심결취소소송은 그러한 심결의 적법 여부만을 판단의
대상으로 하는 점, 특히 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 실시 여부는
피청구인의 지배영역에 있는 것이므로 청구인은 이를 정확히 알 수 없고 이를 확인 및
입증하는 데 상당한 노력이 요구되는 반면 피청구인은 아주 쉽게 이를 확인하여 줄 수
있는 점, 적극적 권리범위확인심판에서 청구인이 특정한 확인대상발명을 피청구인이
실시하지 않는 경우에는 확인의 이익이 없어 특허발명의 권리범위 등 본안에 관하여
나아가 판단할 필요 없이 그 심판청구는 각하되는 점 및 심판절차에 있어서 확인대상
발명의 보정은 심판청구취지의 보정에 해당하여 특허법 제140조 제2항, 제1항에 의하여
요지를 변경하지 않는 범위 내에서 허용되나, 심결 이후인 심결취소소송 단계에서는 허
용되지 않는 점 등을 고려하면, 적극적 권리범위확인심판절차에서 피청구인이 청구인의
심판청구를 단순히 부인하여 청구인으로 하여금 그가 특정한 확인대상발명의 실시 여부
를 입증하도록 하는 것이 아니라, 답변서 또는 의견서를 제출하거나 구두 진술하는 등의
방법으로 심판청구의 적법요건과 본안의 당부에 관하여 적극적으로 다투었음에도 정작
당해 확인대상발명의 실시 여부에 관하여는 이를 긍정하거나 혹은 아무런 답변을 하지
않는 등 청구인에 대하여 마치 확인대상발명을 실시하고 있는 듯한 명시적 또는 묵시적인
언동을 보이고, 이에 따라 청구인이 확인대상발명의 보정이나 그 실시에 관한 증거 제출
등의 별다른 조치를 취하지 아니한 채 심판절차를 진행하고, 특허심판원도 피청구인이
확인대상발명을 실시하고 있음을 전제로 심결에 이른 경우에는, 비록 심판절차와 심결취
소소송절차가 심급관계에 있지 않다고 하더라도, 심결취소소송 단계에 이르러 비로소 피
청구인이었던 당사자가 당해 확인대상발명을 실시하지 않고 있다고 주장하는 것은 스스로
의 언동에 의하여 형성된 상대방의 신뢰를 해치고 심판절차를 지나치게 형해화시키는 것
으로서 금반언 또는 신의칙에 의하여 허용되지 않는다.
나. 후출원에 의하여 특허를 받은 발명을 확인대상발명으로 하여 선출원에 의한 특허발명의
권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후등록된 권리에 대한
무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니
하고, 다만 예외적으로 양 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상
발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대
권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용되는바(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후
2433 판결 참조), 심판청구인에 의하여 특정된 확인대상발명이 피청구인에 의하여 실시주
장된 등록고안의 한 실시예에 해당하는 경우에도 마찬가지로 전제한 다음, 위 실시주장
등록고안과 이용관계에 있는 청구항에 기한 심판청구는 적법하나, 그렇지 아니한 청구항
에 기한 심판청구는 부적법하다고 한 사례.
다. 확인대상발명이 특허발명의 일부 청구항의 균등한 범위 내의 구성요소를 모두 포함하고
그 일체성을 유지한 채 새로운 구성요소를 부가하여 이용관계에 있으므로, 그 권리범위에
속한다고 한 사례
참조조문 : 특허법 제98조
참조판례 : 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결
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