선택발명의 효과기재 정도-특허법원, 특허등록, 신규성, 진보성, 비교대상발명, 선행기술, 선행발명, 변리사

 

 

사건 : 특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330(병합) 판결 <등-특-패>

 

판시사항 : 가. 선택발명의 효과기재 정도

               나. 선택발명의 효과가 수 개인 경우 효과 전부에 대하여 명세서 기재요건을 충족하여야 하는

                    지 여부(소극)

               다. 선택발명의 효과가 현저한지 여부를 판단함에 있어서 우수한 효과 이외의 다른 효과의 정

                    도로 고려하여야 하는지 여부(적극)

               라. 효과의 현저성 여부를 판단함에 있어 발명의 목적을 고려하여야 하는지 여부(적극)

               마. 동질의 효과의 현저성을 판단함에 있어서 발명의 목적을 달성하기에 적절한 효과범위가

                    있는 경우 그 범위를 초과하는 효과의 평가

               바. 명세서 기재요건을 충족하지 아니한 의약 용도발명인 선행발명으로부터 통상의 기술자가

                    그 용도를 예측할 수 있는 경우 신규성 및 진보성 부정의 자료로 삼을 수 있는지 여부(적극)

판결요지 : 가. 선택발명의 명세서에 ‘특별하고도 현저한 효과’가 명확하게 기재되었는지 여부는, 통상의

                    기술자가 선행발명과 선택발명을 대비하는 실험(선택발명에 있어서는 이러한 실험은 ‘발

                    명’에 준하는 것이다)을 거치지 아니하고 선행발명(명세서 또는 문헌 등 선행발명을 인식

                    할 수 있는 자료)과 선택발명의 명세서 기재만을 서로 비교하여, 선택발명이 선행발명에

                    비하여 ‘특별하고도 현저한 효과’가 있음을 알 수 있을 정도로 명확한지 여부로 판단하여

                    야 한다. 선택발명의 효과가 선행발명의 효과와는 다른 성질의 것이라면(이질적 효과) 그

                    효과의 내용과 유용성을 기재하는 것(정성적 기재)만으로도 선택발명의 ‘특별하고도 현저

                    한 효과’를 인식할 수 있으므로 명세서 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다. 선택발명의 효

                    과에 대한 정성적 기재만 있고 정량적 기재가 없다면 선행발명의 효과와의 양적 차이를 알

                    기 어렵기 때문에, 동질의 효과에 있어서는 원칙적으로 정량적 기재가 필요하다. 그러나

                    정성적 기재와 함께, 실험대상물이 다수인 경우 실험대상물을 구체적으로 특정하고, 실험

                    방법과 조건을 구체적으로 제시하며, 이러한 효과로 인하여 선행발명으로는 해결하지 못한

                    과제를 해결할 수 있음이 기재되어 있는 등으로, 정량적 기재가 없더라도 통상의 기술자가

                    이러한 기재를 통하여 선행발명의 효과보다 양적으로 현저하게 우수하다는 점을 예측할 수

                    있다면, 효과의 기재가 명확하다고 볼 수 있다.

               나. ㉮ 선택발명이 목적으로 하는 효과가 수개인 경우 선택발명의 진보성은, 선행발명의 효과

                    와 대비하여 모든 종류의 효과 면에서 현저한 차이가 있어야 하는 것이 아니라, 선택발명의

                    효과 중 일부라도 이에 대응하는 선행발명의 효과에 비하여 현저하다고 인정되면 충분한

                    것이라는 점, ㉯ 통상의 기술자로서는 선택발명이 목적으로 하는 수개의 효과 중 어느 하

                    나라도 ‘특별하고도 현저한 효과’를 가지면 선행발명 대신에 선택발명을 선택하여 실시할

                    것이고, 또 다른 효과의 기재가 불명확하다고 하여 선택발명의 실시를 포기하지 않을 것이

                    어서 선택발명의 실시가능성을 충족하는 점, ㉰ 선택발명에 있어서 어느 하나의 효과만으

                    로도 특허를 부여할 가치가 충분하고, 추가로 다른 효과까지 주장한다고 하여 발명의 가치

                    가 떨어지는 것이 아님에도 긍정설을 취할 경우 특허를 부여하지 못하는 불합리가 생긴다

                    는 점, ㉱ 일반발명에 있어서 구성의 기재가 불명확한 경우에는, 발명을 파악하거나 이를

                    실시하기 불가능하기 때문에 명세서 기재요건의 불비로 특허를 부여하지 않아야 하나, 단

                    지 효과의 기재가 불명확하다고 하여 특허성을 부정하지는 않는 점, ㉲ 선택발명의 경우

                    ‘특별하고도 현저한 효과’가 일반발명에 있어서 ‘구성’에 해당하는 것으로서 그 기재의 명

                    확성이 요구되는 것은 앞서 살펴본 바와 같이 발명의 실시가능성과 관련되기 때문이나, 어

                    느 하나의 효과라도 명세서 기재요건 및 효과의 현저성이 충족되는 경우 실시가능성도 충

                    족되며, 이로 인하여 발명이 불명확하게 되는 것은 아니라는 점 등의 모든 사정을 참작하

                    여 보면, 위 두 가지 입장 중 부정설을 취하는 것이 옳다.

               다. 선택발명이 지니는 효과가 여러 개인 경우 그 중 어느 하나라도 선행발명의 효과에 비하여

                    현저하다는 점이 인정되면 선택발명의 진보성을 긍정할 수 있을 것이나, 선택발명을 선행

                    발명에 비하여 ‘특별하고도 현저한 효과’를 가진다고 평가할 수 있기 위해서는 선택발명이

                    가지는 효과 전체를 종합적으로 고려하여야 하므로, 현저성이 인정되는 효과 이외의 나머지

                    효과가 선행발명에 비하여 현저히 나쁘다면 선택발명의 효과가 선행발명에 비하여 특별하

                    고도 현저하다고 할 수 없을 것이어서, 나머지 효과는 적어도 선행발명의 효과와 비슷한

                    정도는 되어야 한다.

               라. 일반 발명에서도 마찬가지이나 특히 이 사건 특허발명과 같은 화학물질의 발명에 있어서는

                    여러 가지 효과를 포함하고 있고, 알려지지 않은 효과가 기술의 발전에 따라 새롭게 밝혀질

                    가능성도 크므로, 발명의 진보성 판단에 있어서의 ‘효과의 현저성’은 발명이 목적으로 하는

                    효과를 기준으로 평가하여야 한다.

               마. 동질의 효과에 있어서 양적 현저성은, 양 발명의 효과 차이가 크면 클수록 쉽게 인정할 수

                    있는 것이다. 그러나 구체적인 발명의 효과에 있어서 어느 정도의 양적 차이가 있어야 선

                    택발명의 진보성을 긍정할 수 있을 정도의 ‘현저성’에 해당하는지는, 발명의 목적에 비추어

                    필요한 효과의 종류와 정도를 중심으로 판단하여야 하고, 특히 발명의 목적에 비추어 새로

                    운 기술적 과제를 해결할 수 있는 정도인지는 중요한 기준이 될 수 있다. 이는 1~2%의 차

                    이만으로도 선행발명이 해결하지 못한 기술적 과제를 해결할 수 있는가 하면, 100 ~ 200%

                    의 차이로도 새로운 기술적 과제를 해결하지 못하는 효과도 있기 때문에, 발명의 목적을

                    떠나서 양 발명의 효과 차이의 객관적인 수치는 의미가 없기 때문이다. 따라서 발명의 목

                    적에 비추어 필요한 효과에 필요하고도 충분한 효과의 양적 범위가 있는 경우, 위 범위를

                    벗어나는 부분은 아무리 효과가 크다 하더라도 그 발명에 있어서는 가치가 거의 없을 것이

                    어서, 이미 선행발명의 효과가 발명의 목적에 비추어 필요하고도 충분한 효과를 갖춘 경우

                    에는 선택발명의 효과가 아무리 크다 하더라도 진보성 판단에 필요한 효과의 현저성을 인

                    정할 수 없다.

               바. 비교대상발명 1은 그 명세서에 화학식(Ⅰ)의 라세미체 염산염과 그 용도를 구체적으로 기

                    재하고, 라세미체의 좌·우 광학이성질체도 발명의 대상으로 삼으면서, 그 광학이성질체 역

                    시 라세미체와 동일한 효과가 있음을 기재하고 있는바, 의약의 용도발명에 있어서 약리

                    데이터를 요구하는 것은, 약리기전이 밝혀져 있지 않은 물질의 경우 실험 데이터가 없으면

                    화학구조식만으로는 과연 발명이 목적으로 하는 작용효과가 일어나는 것인지를 확인할 수

                    없기 때문인데, 라세미체는 우선성 광학이성질체와 좌선성 광학이성질체가 화학적 결합

                    없이 같은 양의 혼합물이라는 점에 비추어 볼 때, 양 광학이성질체 중 어느 하나만이 약리

                    활성을 가진다 하더라도, 라세미체의 1/2 역시 동일한 약리활성을 가지므로, 라세미체의

                    약리효과에 대한 실험자료는 그대로 광학이성질체의 약리효과를 입증하는 자료로 볼 수

                    있으며, 나머지 광학이성질체의 작용 등으로 실제 1/2의 효과가 나타나지 않을 수도 있으

                    나 이는 어디까지나 양적인 차이에 불과하여 의약 용도발명에 있어서 약리 데이터를 요구

                    하는 필요를 충족시키는 데에는 아무런 지장이 없다. 따라서 비교대상발명 1의 명세서를

                    접하는 통상의 기술자로서는, 비교대상발명 1의 위와 같은 기재를 통하여, 클로피도그렐

                    및 클로피도그렐 염산염도 화학식(Ⅰ) 라세미체 및 그 염산염과 마찬가지로 혈소판 응집저

                    해 작용 및 항혈전 작용을 가지며, 저독성이어서 혈소판 질환의 치료용도로 적합할 것이라

                    는 점을 충분히 예측할 수 있으므로(실제 이 사건 특허발명이 목적으로 하는 클로피도그렐

                    의 약리효과, 저독성효과 및 의약용도는 양적인 차이를 별론으로 하고, 비교대상발명 1과

                    동일하다), 비교대상발명 1에는 클로피도그렐 염산염의 혈소판 응집저해 작용 및 항혈전

                    작용으로 인한 의약용도가 구체적으로 개시되어 있다고 보아야 한다.

 

참조조문 : 가. 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조 제3항

 

참조판례 : 가. 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결

               나. 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결

 

 

  

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