애써 개발한 디자인, 관리소홀로 무효라니…
- 최근 6년간 20건의 등록디자인이 부주의한 사전 공개로 무효 -

  스마트폰 케이스를 생산․판매하는 A사는 2011년 10월에 애플 아이폰4S 전용 케이스를 개발했다. 내부적으로 특허청에 디자인등록출원을 할지말지 고민하다가 2012년 8월에야 출원 했다. 5개월 후인 2013년 1월에 디자인등록증을 받아 영업에 박차를 가하고 있었다.

  그러나 기쁨도 잠시, 2014년 1월 경쟁사인 B사로부터 무효심판이 청구되어 2015년 9월에 등록무효가 되고 말았다. A사의 디자인이 무효가 된 이유는 특허청에 출원을 지체하는 사이, 누군가에 의해 인터넷 블로그에 그 디자인이 노출되었기 때문이다.

  위 사례는 실제 최근에 특허심판원에서 심결한 디자인등록무효심판사건을 재구성한 것이다. 디자인은 발명특허와 마찬가지로 특허청에 출원한 날보다 먼저 똑같거나 비슷한 디자인이 존재하면 등록 받을 수 없다.

 설령 등록을 받았다 하더라도, 나중에 경쟁사로 부터 무효심판을 제기당할 위험이 있다. 특히, 자기 기업의 관리소홀로 공개된 경우에는 등록무효 가능성이 훨씬 높은데, 이런 경우는 대부분 출원한 디자인과 동일한 디자인이 공개되기 때문이다.

  특허심판원에 따르면, 최근 6년간 이와 같은 사유로 등록무효가 된 20건의 디자인 중, 내부직원의 고의 또는 실수로 블로그 등 인터넷에 공개된 경우(11건)가 가장 많았고, 거래처 등 제3자에 의한 공개(5건), 전시회나 광고지 등을 통한 공개(4건)가 그 뒤를 이었다.

  물론 구제방법이 전혀 없는 것은 아니다. 특허청에 등록출원을 할 때 또는 무효심판 시에, 공개되지 않은 것으로 간주해 줄 것을 주장* 하면 된다. 다만, 이 경우에도 공개된 날로부터 6개월 이내에 출원된 경우라야 한다는 제약이 있다. 따라서 등록출원전에 공개되지 않도록 조심하면서, 신속히 출원하는 것이 최선이다.
 * 신규성 상실의 예외 주장 : 디자인등록출원 전에 공개된 디자인에 대하여 심사·심판단계에서 문제될 것이 염려되는 경우, 출원서·심판답변서 등에 그 취지를 주장하고, 증명서류를 제출하면 공개가 되지 않은 것으로 간주해 주는 제도이다. 다만, 공개된 날로부터 6개월 이내의 출원에 한하고, 6개월이 경과된 경우 구제받을 수 없다(디자인보호법 제36조).

  손영식 특허심판원 디자인부문 심판장은 “부주의로 지재권 등록이 무효가 된다면 자살골도 이런 자살골은 없다”라고 하면서, “내부 직원에 대한 교육과 거래처에 대한 비밀유지협약 등의 조치가 필요하다”고 기업의 보안 관리를 특별히 당부하였다.  




 




 

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사  건 : 특허법원 2008. 2. 21. 선고 2007허685  [권리범위확인(특)]


판시사항 : 확인대상발명은 선 특허발명인 이 사건 제1항 발명과 이용관계에 있으므로, 이 사건 심판청구

               는 후등록 특허발명에 대한 권리의 효력을 부정하는 것이 아니어서 부적법하다고 할 수 없다.

 

판결요지 : 후등록 특허발명은 확인대상발명의 대응되는 구성을 모두 구비하고 있어 확인대상발명과 실

               질적으로 동일하여, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 이용관계에 해당하지 않는 한, 이

               사건 심판청구는 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판청구로서 부적법하여 각하되어

               야 한다. 그런데, 확인대상발명은 선 특허발명인 이 사건 제1항 발명과 이용관계에 있으므로,

               이 사건 심판청구는 후등록 특허발명에 대한 권리의 효력을 부정하는 것이 아니어서 부적법

               하다고 할 수 없다.

 

참조조문 : 특허법 제98조

 

참조판례 : 대법원  2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결, 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후 393 판결

 

 

 

 

 

 

 

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 매출 10억 이하 중소기업도 특허분쟁에 노출
- 특허청-업종별 단체, 지재권 분쟁대응 협의회 출범 -

□ 특허청(청장 김영민)은 4월 24일(水) 산업․업종별로 차별화된 지재권 보호 정책수립을 위해 특허청과 업종별 단체간 지재권 분쟁대응 협의회를 출범하였다.

□ 이번 협의회의 출범은 우리 기업의 국제특허분쟁 특성을 분석*한 결과 업종별로 분쟁의 특성이 상이한 점을 반영한 것이다.

  * 한국지식재산보호협회가 보유한 최근 6년간 우리 기업의 국제특허소송과 컨설팅 사례를 기반으로 한 것임 

 ○ 우선 기업의 매출액을 기준으로 볼 때 특허분쟁이 시작되는 이른바 “분쟁진입선”은 의약품 분야의 경우 약 270억원 규모 이상인 반면 반도체, 디지털 통신분야는 10억원 이하의 기업도 분쟁의 대상이 되는 것으로 나타났다. 

 ○ 분쟁이 시작되는 시기도 대부분 산업분야의 기업이 해외시장 수출 후 시장 점유율이 안정화되는 단계에서 발생하지만, 화약분야의 기업은 수출전 시장진입단계에서 많이 발생하는 것으로 드러났다. 

 ○ 또한 우리 기업을 대상으로 특허공세를 펼치는 기업을 분석한 결과 화학, 바이오, 기계소재의 경우는 동종기업의 경쟁기업 비율이 높았으며, 정보통신과 전기전자는 NPEs의 비율이 높았다.

□ 이에 특허청은 산업․업종별로 차별화된 대응전략을 마련하고, 우리 기업의 분쟁현황을 실시간으로 파악하기 위해 주요 분쟁분야의 업종별 단체와 함께 지재권 분쟁대응 협의회를 출범시켰다.

□ 분쟁대응협의회 출범을 통해 업종별 단체는 지재권 담당자를 지정하여 정부와 정기적으로 분쟁정보를 교류한다.

 ○ 지재권 담당자는 소속 기업들의 분쟁상황에 대한 조사를 협조하고, 기업의 분쟁 수요 또는 건의사항 등을 정부에 전달함으로써, 정부가 보다 현실적이고 실용적인 지재권 보호 정책을 발굴하는데 기여한다.

□ 또한 특허청은 지재권 분쟁에 대한 대-중소기업 또는 동종기업간 상생을 위해 업종별 단체의 기업협의체에 대해 교육 등 지원을 강화한다.

 ○ 실제로 특허청은 ‘12년 4월 정보통신 분야의 기업협의체를 시범출범하여 분쟁해결을 위한 공동연구를 통해 회피설계 등을  수립함으로써 협의체 기업의 해외 수출시장 진출확대에    기여한 바 있다.

□ 특허청 산업재산보호과 임재성 과장은 “이번 협의회출범을 통해 기존 정부-기업간의 Top-Down 방식의 지원에서 벗어나 정부와 업종별 단체 간 쌍방향 의사소통체계를 구축할 수 있을 것으로 기대한다. 이를 바탕으로 업종별 특성을 고려한 지재권 보호 정책을 적극 발굴하여 우리 기업이 국제 지재권 분쟁에 적절히 대응할 수 있도록 할 것이며, 이를 통해 지식재산 기반의 창조경제 구현에 이바지할 것이다.”고 밝혔다.

 

 

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 도용당한 특허기술 돌려받기 쉬워진다
- 특허심판원, 무권리자 특허에 대한 무효심판을 4개월내 처리하기로 -

 앞으로는 도용당한 특허기술을 돌려받기 쉬워질 전망이다. 특허심판원(원장 이재훈)은 무권리자가 등록을 마친 특허발명에 대한 무효심판을 신속심판대상으로 지정하여 심판청구 후 4개월 내에 처리하기로 했다고 밝혔다.

 자신이 공들여 개발한 기술을 다른 사람이 몰래 특허출원하여 특허등록까지 마쳤다면 그 특허기술을 돌려받기 위해서는 특허심판원에 무효심판을 청구해야 한다. 기술의 도용여부 판단은 특허기술에 대한 기술 전문가인 특허심판원 심판관이 판단하기 때문이다.

 그런데 무효심판 결과를 받아보기 위해서는 약 9개월이 소요되므로 기술을 도용당한 발명자는 권리회복에 어려움이 있었다. 더욱이 특허법 제35조에 의하면 무권리자가 특허를 받은 후 특허공보가 발행되고 2년이 경과하면 자신의 특허를 돌려받을 수 없으므로 빠른 심판 처리가 필요하다.

 따라서 특허심판원은 무권리자 특허에 대한 무효심판 사건을 신속심판 대상으로 지정하였다. 일반심판사건은 평균 9개월 내에 처리되는데 비해, 신속심판사건은 4개월 내에 심결이 이루어지므로 당사자는 약 5개월의 기간을 단축 할 수 있다.

 이외에도 특허심판원은 특허권 침해여부로 검찰 또는 경찰에 사건이 입건된 후, 입건된 사건과 관련하여 당사자가 청구한 무효심판이나 권리범위확인심판을 신속심판 대상으로 지정하여 기소여부판단이나 형사소송에서 특허심판원 심결이 조기에 활용될 수 있도록 하였다. 

 이로써 검찰이나 경찰에서 침해죄 성립여부 판단에 심판원 심결을 활용할 수 있는 길이 더 넓어지게 되었다.
 
 이재훈 특허심판원장은 “이번 심판제도 개선으로 기술을 도용당한 발명자가 자신의 특허를 빨리 돌려받을 수 있게 되었다.”라고 하면서, “특허심판원은 심판처리기간을 더욱 단축하고, 구술심리의 질적 향상을 도모하는 등 심판 품질을 높여서 세계최고 수준의 심판서비스를 제공하기 위하여 노력할 것이다.”라고 말했다.

 

 

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사건 : 특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결 [거절결정(특)<거-특-패>]

 
판시사항 : 가. 선택발명의 신규성 판단기준

               나. 선택발명이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있으나 효과의 현저성이 있는 경우 물질특허

                    로서 특허성의 유무(소극)

               다. 선택발명의 화합물이 선행발명의 명세서 중 더욱 바람직한 화합물의 하나로 기재된 경우

                    선행발명이 선택발명의 화합물을 구체적으로 개시하고 있다고  본 사례


판결요지 : 가. 선택발명에서의 신규성 요건 즉, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로

                    개시하고 있는지를 판단함에 있어서는 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재

                    하는지의 여부뿐만 아니라, 해당 기술분야에서 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과

                    출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할

                    수 있는 정도의 것인지의 여부와 선행문헌에 기재된 실시태양과 선택발명의 실시태양이

                    실질적으로 동일한 것인지의 여부 등을 종합적으로 검토하여 판단하여야 할 것이다.

               나. 선택발명의 특허요건에 대해서는 특허법에 별도의 규정이 있는 것은 아니고, 다만 기술의

                    발전을 촉진하여 산업발달에 이바지하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 해석론으로서

                    특허요건 중 진보성 요건에 대해서 엄격한 기준을 적용하는 대신 신규성 요건에 대해서는

                    “구체적 개시”라는 다소 완화된 기준을 적용하는 것일 뿐이므로, 기본적으로 선행발명에

                    동일한 기술적 사상이 나타나 있는 경우에는 특허로 보호받을 수 있는 신규한 발명이라고

                    할 수 없다. 따라서 선택발명에 기재된 화합물 등의 물질이 선행발명에 구체적으로 개시되

                    어 있는 경우에는, 설사 선택발명에 기재된 화합물 등이 선행발명이 기재된 선행문헌에서

                    인식한 효과에 비하여 현저한 효과가 있다 하더라도, 출원인이 이를 용도발명으로서 특허

                    청구범위를 구성하여 특허를 출원하지 않는 이상, 물질특허에 관한 발명으로서는 신규성을

                    인정받을 수 없다.

               다. 선택발명의 화합물이 선행발명의 명세서 중 가장 바람직한 화합물이나 실시예에는 기재되

                    어 있지는 않지만, 더욱 바람직한 화합물 약 30-40여 개의 하나로 기재되어 있을 뿐만 아니

                    라 가장 바람직한 화합물에 비하여 단지 주쇄 말단에 메틸렌기(CH2)가 한 개 더 부가된 동

                    족체로서 통상의 기술자가 공지의 출발물질을 가지고서 선행발명의 명세서 기재만으로 용

                    이하게 제조할 수 있는 등의 사정이 있는 경우 선행발명은 선택발명의 화합물을 구체적으로

                    개시한 것이다.

 

참조조문 : 특허법 제29조 제1항, 제2항

 

참조판례 : 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결, 특허법원 2006. 1. 19. 선고 2004허6507 판결 참조

 

 

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