홈쇼핑 히트상품 ‘김치 통’ 특허 무효 결정
- 특허심판원, 특허출원 전에 홈쇼핑에 제품 공개하고, 공지예외 주장 하지 않아 무효 -
□ 특허출원 전에 홈쇼핑을 통해 기술이 공개돼
o 특허심판원(원장 홍정표)은 ㈜락스타가 ㈜이지앤프리의 ‘속 뚜껑이 있는 김치 통’ 특허(실용신안등록 제465164호)에 대하여 제기한 특허무효심판에서, 특허출원 전에 제품이 홈쇼핑을 통해 공개되었고, 출원 시 공지예외 주장을 하지 않아 무효라고 결정하였다.(별첨 2 참조)
o 이지앤프리는 2012년 1월에 홈쇼핑을 통해 광고를 한 후, 2012년 10월에 특허출원을 하였는데, 이지앤프리의 특허는 본인의 제품이라 하더라도 특허출원 전에 제품이 홈쇼핑 광고를 통해 공개되었다는 증거가 명백한 이상 특허 요건을 만족하지 못하여 무효라고 결정하였다.
o 이번에 무효로 결정난 ‘속 뚜껑이 있는 김치 통’은 홈쇼핑이나 인터넷 쇼핑몰에서 ‘황토 누르미’, ‘김치 누르미’라는 상품명으로 판매되고 있는 주부들이 선호하는 히트상품이다.
o ‘속 뚜껑이 있는 김치 통’은 우리 조상들이 김치에 누름돌을 올려 건더기가 국물에 잠기도록 함으로써 공기에 의한 김치의 산패를 방지하여 김치 맛을 신선하게 유지할 수 있도록 한 전통방식에 착안하여 개발된 제품으로, 이지앤프리의 제품은 속 뚜껑의 공기 배출구와 테두리 구성을 개선하여 종래 제품에 비해 공기의 배출이 쉽고, 속 뚜껑을 부드럽게 누를 수 있도록 개량된 제품이다.(별첨 1 참조)
o 김치 통 등 식품 밀폐용기의 시장 규모는 약 3,000억에 달하는 것으로 추산되고, 락앤락, 삼광글라스, 코멕스, 타파웨어 등 30여개 중소 중견업체가 경쟁하고 있는데, 인터넷, 케이블 채널 확대와 더불어 홈쇼핑 광고 등으로 특허출원 전에 기술이 공개될 개연성이 점점 커지고 있다.
※ 지난 7.1. 주식회사 락앤락과 주식회사 한국도자기리빙 간의 디자인무효심판사건에서도 한국도자기리빙의 디자인이 출원 하루 전에 인터넷 매체에 공개되어 디자인권이 무효로 판정된 바 있음
□ 출원 전에 기술을 공개한 경우 출원 시에 반드시 공지예외 주장 필요
o 한편, 신제품을 출시한 이후에 특허출원을 하더라도 특허를 받을 수 있는 제도가 구비되어 있다. 즉, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 전에 신제품을 광고하거나 판매한 경우라도 1년 이내에 특허출원하면서 공지예외 주장을 하면 특허를 받을 수 있다.
o 김치 통 등 식품 밀폐용기 분야는 기술이 비교적 단순하고 신제품에 대한 모방 출시가 손쉽다는 특성이 있으므로 제품 출시나 공개 전에 반드시 특허출원을 서두를 필요가 있으며, 불가피하게 출원 전에 기술이 광고 등으로 공개되었을 경우에는 특허출원 시에 반드시 공지예외 주장을 하여 나중에 무효를 방지하는 것이 중요하다.
o 한편, 현재는 공지예외 주장을 반드시 특허출원 시에 해야 하고 증명서류도 30일 이내 제출하도록 되어 있는데, 특허청에서는 창의적 아이디어의 보호를 강화하고 출원인의 편의를 위하여 공지예외 주장이나 증명서류 제출시기를 특허등록 전까지 완화하는 방안을 검토 중이다.
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< 참고: 공지예외주장 제도 현황 비교 > |
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<별첨 1>
속 뚜껑이 있는 김치 통
□ 속 뚜껑이 있는 김치 통의 형태
속 뚜껑을 눌러 김치의 건더기를 국물에 잠기게 함으로서 공기에 의한 김치의 산패를 방지할 수 있는 김치통.
□ 속 뚜껑이 있는 김치 통의 구성 및 기능
김치 통에 속 뚜껑이 있는 것으로, 속 뚜껑에 다수의 공기배출 구멍이 있어서 속 뚜껑을 눌러 김치의 건더기를 국물에 잠기게 할 때 공기의 배출이 쉽고, 또한 속 뚜껑의 테두리가 위로 컬(curl)이 진 연질의 재질로 되어 있어서 속뚜껑을 김치박스의 내벽에 밀착된 상태로 부드럽게 누를 수 있는 기능이 있다.
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특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)
□ 특허법 제30조
① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.
1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
② 제1항제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.
□ 이지앤프리가 제품을 이미 출시하여 특허출원 전에 기술이 공개되었다는 공지예외 주장을 하였다면 특허의 무효를 방지할 수 있었음
o 이 사건 특허(실용실용신안등록 제465164호)의 경우, 제품을 홈쇼핑과 인터넷 쇼핑몰에 광고한 날자가 각각 2012년 1월, 2011년 10월 20일이고 특허출원일이 2012년 10월 17일이어서, 제품의 광고나 판매가 특허출원일로부터 1년 이내에 이루어진 것이다. 따라서 특허출원 시에 특허법 제30조에 의한 공지예외 주장을 하였다면 특허출원 전에 제품을 광고하거나 판매한 증거에 의해서는 특허의 신규성이나 진보성이 상실되지 아니할 수 있었음.
※ 락스타(www.lockstar.co.kr), 이지앤프리(www.easynfree.co.kr)
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