'막대형 비스킷 디자인'

King Nuts Kft.  VS  Ezaki Glico Co.,Ltd. 



 

2008년 King Nuts Kft.(이하 K사)는 2006년 1월 17일 Ezaki Glico Co., Ltd.(이하 E사)가 유럽공동체상표청1)에 등록한 디자인 “비스킷”(국내에서 "빼빼로"로 통칭되는 막대형 비스킷 디자인)에 관한 디자인권(제000463039-0001호)이 법적으로 무효라는 소송을 제기하였다. / 심판번호 : ICD 000004752 /

무효소송을 제기한 K사는 그 법적 근거로
첫째, 한국의 Lotte Trading Co., Ltd.의 이름으로 되어있는 청구서, 포장리스트 등이 2000년 이후로 되어 있고, 일본으로 1600상자의 ‘롯데 아몬드 빼빼로’를 선적하여 수출한 송장(증거 D1)과
둘째, 1984년 이후 아몬드와 초콜릿이 코팅된 비스킷을 생산하여 국내 및 해외시장에 “아몬드 빼빼로”라는 브랜드로 진출 했다는 것(증거 D2), 그리고
셋째, 1998년 11월 11일에 공지된 롯데의 광고카피(증거 D3)와 2000년 11월 11일의 광고카피의 사본(증거 D4)
넷째, 2005년 11월 11일의 “빼빼로 데이 행사”를 발표하는 광고물(증거 D5)을 증거자료로 제시하였다.




 

이에 E사
첫째, 1965년 “Pocky”라는 이름으로 빼빼로와 유사한 비스킷이 일본에서 처음 판매된바 있고 이어 1971년 아몬드가 부착된 “Almond Pocky”를 출시하여 해당 디자인에 대해 먼저 개발, 시판한바 있으며,
둘째, 일본에서의 11월 11일은 한국의 “빼빼로 데이”보다 훨씬 먼저 “Pocky의 날”이라는 행사가 있어왔음 등을 들어 이를 반박하였다.

결국 유럽공동체상표청(OHIM) 심판부는 2000년에 한국 롯데사의 일본 수출 송장에 표기된 영문명과 동일하게 "Pepero"라고 인쇄된 광고물의 근거로 E사의 의 비스킷 디자인은 등록 출원된 2006년 이전에 이미 널리 알려진 디자인으로 판단하고, E사가 1965년 먼저 개발하여 판매를 시작하였다 하더라도 E사에 의해 디자인을 등록받기 이전에 시판되어 공지된 디자인을 등록받기 위한 유예기간 1년을 훨씬 넘어 신규성2)을 상실하였으므로 2006년 등록받은 디자인에 대한 권리는 무효3)라고 판결하였다.


[판례의 시사점]

이 판례는 먼저 디자인을 개발하여 시판하였다고 하더라도 디자인에 대한 권리를 제때에 취득하지 않으면 그 디자인 권리자로서 인정을 받을 수 없음을 보여준 사례이다.

1. 유럽의 법률에 따르면 법률적 판단을 용이하게 하기 위해서, 최초에 창작 또는 사용했다는 사실을 인정하기 보다는 누가 최초로 특허청에 등록했냐를 따지고 있다.  이를 소위 ‘등록주의’라고 한다(미국 법률은 누가 최초로 사용 또는 창작했는지를 따지는데, 등록주의에 대비하여 ‘사용주의’라고 한다).

2. 따라서, 본 분쟁과 유사한 사안이 유럽에서 재발생한다면 역시 비슷한 판결이 나올 것으로 보인다. 그러나, 이러한 판결은 법률에 무지한 최초 디자인 개발자에게 예기치 못한 불이익을 안겨줄 수 있다는 측면에서는 다소 여운을 남기고 있다.

3. 만약 본건과 관련된 분쟁의 발생지역이 소위 '사용주의' 국가인 미국이었다면 최초 디자인 개발자의 손을 들어 줄 수도 있었을 것으로 보인다.

4. 그러나, 역시 분쟁의 발생지 또는 심판, 소송의 관할지역이 이미 말한 등록주의적 법률형태를 취하는 유럽 등의 지역이라면, 디자인법의 테두리에서는 미리 권리를 등록하지 않은 최초 디자인 개발자를 보호하는 것은 상대적으로 용이하지 않다. 따라서, 유사한 사안이 발생하는 경우 디자인 개발자는 다른 법률의 보호를 간구해야 할 것으로 보인다. 일례로 저작권에 의한 보호를 생각해 볼 수 있다.

5. 유럽저작권법(한국 저작권법도 동일하다)에 따르면, 최초의 디자인 개발자는 저작권법에 기초한 기본적 권리인 저작권을 창작한 시점부터 가지는데, 이러한 저작권에 기초하여 최초 디자인 개발자는 다자인이 다른 제3자가 무단으로 사용하는 것을 막을 수 있으므로 이러한 권리에 기하여 나중에 등록한 분쟁의 상대방에게 대항했으면 하는 아쉬움이 남는다.

6 이 사건은 어떤 제품을 오랫동안 판매함에 따라서 “사실상” 그 제품에 대한 디자인에 대해서도 별도의 법적 조치 없이도 향후 별다른 문제가 발생하지 않을 것이라는 인식에서 자주 발생한다. 즉, 향후에도 그 디자인에 대한 권리는 자기 것이고 계속해서 독점적으로 사용할 수 있을 것이라는 “사실상”의 믿음이 생긴 경우라고 할 수 있다.

7 그러나, 이는 어디까지나 사실상의 특정 상태에 대한 디자이너의 생각일 뿐이고, “법적으로“ 디자인에 대한 권리까지 확보된 상태는 아니라는 점을 항상 염두에 두어야 한다. 현실적으로 디자이너는 모든 창작품에 대하여 디자인권 등으로 등록하지 않고 있기 때문에 본건과 유사한 사안은 앞으로도 많이 발생할 것으로 보인다.

8. 따라서, 디자이너 기타 개발자는 최초 개발 시 소정 디자인을 포함한 제품이 시장에 양산된다는 확신이 생기면, 우선적으로 그 디자인을 출원하여 권리를 미리 확보하는 방안을 항상 고려해야 할 것이다.




[용어정리]
유럽공동체상표청(OHIM) : 유럽 연합의 인터넷 시장을 위한 상표와 산업 디자인을 등록하는 기관. 
2) 신규성 : 특허성의 시험으로 그에 따라 발명이 특허가 될 수 있는지 아니면 이전에 이미 청구된 적으로 특허가 될 수 없는지를 판가름하는 기준
3) 무효 : 당사자가 의욕한 법률효과가 발생하지 않는 것

 

출처: ⓒKIPO

특허/디자인/상표 길잡이 브레인국제특허 http://brainasset.net 

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Posted by 브레인 특허상표

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