사건 : 특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결 [거절결정(특)<거-특-패>]
판시사항 : 가. 선택발명의 신규성 판단기준
나. 선택발명이 선행발명에 구체적으로 개시되어 있으나 효과의 현저성이 있는 경우 물질특허
로서 특허성의 유무(소극)
다. 선택발명의 화합물이 선행발명의 명세서 중 더욱 바람직한 화합물의 하나로 기재된 경우
선행발명이 선택발명의 화합물을 구체적으로 개시하고 있다고 본 사례
판결요지 : 가. 선택발명에서의 신규성 요건 즉, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로
개시하고 있는지를 판단함에 있어서는 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재
하는지의 여부뿐만 아니라, 해당 기술분야에서 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과
출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할
수 있는 정도의 것인지의 여부와 선행문헌에 기재된 실시태양과 선택발명의 실시태양이
실질적으로 동일한 것인지의 여부 등을 종합적으로 검토하여 판단하여야 할 것이다.
나. 선택발명의 특허요건에 대해서는 특허법에 별도의 규정이 있는 것은 아니고, 다만 기술의
발전을 촉진하여 산업발달에 이바지하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 해석론으로서
특허요건 중 진보성 요건에 대해서 엄격한 기준을 적용하는 대신 신규성 요건에 대해서는
“구체적 개시”라는 다소 완화된 기준을 적용하는 것일 뿐이므로, 기본적으로 선행발명에
동일한 기술적 사상이 나타나 있는 경우에는 특허로 보호받을 수 있는 신규한 발명이라고
할 수 없다. 따라서 선택발명에 기재된 화합물 등의 물질이 선행발명에 구체적으로 개시되
어 있는 경우에는, 설사 선택발명에 기재된 화합물 등이 선행발명이 기재된 선행문헌에서
인식한 효과에 비하여 현저한 효과가 있다 하더라도, 출원인이 이를 용도발명으로서 특허
청구범위를 구성하여 특허를 출원하지 않는 이상, 물질특허에 관한 발명으로서는 신규성을
인정받을 수 없다.
다. 선택발명의 화합물이 선행발명의 명세서 중 가장 바람직한 화합물이나 실시예에는 기재되
어 있지는 않지만, 더욱 바람직한 화합물 약 30-40여 개의 하나로 기재되어 있을 뿐만 아니
라 가장 바람직한 화합물에 비하여 단지 주쇄 말단에 메틸렌기(CH2)가 한 개 더 부가된 동
족체로서 통상의 기술자가 공지의 출발물질을 가지고서 선행발명의 명세서 기재만으로 용
이하게 제조할 수 있는 등의 사정이 있는 경우 선행발명은 선택발명의 화합물을 구체적으로
개시한 것이다.
참조조문 : 특허법 제29조 제1항, 제2항
참조판례 : 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결, 특허법원 2006. 1. 19. 선고 2004허6507 판결 참조
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