사건 : 특허법원 2007. 11. 1. 선고 2007허142 판결 [등록무효(실)]
판시사항 : 1998. 9. 23. 법률 제5577호로 개정된 구 실용신안법(이하, ‘구 실용신안법’이라고 한다) 적용
을 위한 같은 법 부칙 제5조에 의한 신법적용신청특례규정에 의한 신법적용신청이 당초의 실
용신안등록출원과 그 내용이 동일하지 않아 신법적용불인정통지를 받았을 경우에 같은 법 제
8조 제1항의 선출원주의 규정을 적용함에 있어서 ‘취하’된 것으로 볼 수 있는지 여부(적극)
판결요지 : 구 실용신안법 부칙 제5조는 종전의 법률을 적용하는 출원에 대하여 출원인의 선택으로 선등
록제도를 규정한 신법에 의하여 신속하게 등록할 수 있도록 하면서, 신법적용신청으로 하나의
실용신안등록출원에 대하여 구법과 신법이 동시에 적용되는 불합리한 점을 방지하고자 당초
의 실용신안등록출원에 대한 취하간주규정을 두고 있는 점, 구 실용신안법은 요지를 변경하지
않는 범위 내에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있고, 실용신안권의 설정등록 후에 요지를 변
경한 것으로 인정된 때에는 구 실용신안법 제15조 제1항에 의하여 보정서를 제출한 때에 실용
신안등록출원된 것으로 보고 있는 점에 비추어 볼 때, 특례규정에 의한 신법적용신청이 당초의
실용신안등록출원과 그 내용이 동일하지 않아 신법적용불인정통지를 받았다고 하더라도, 이는
신법적용신청과 함께 비교대상고안 1을 신법적용등록고안으로 보정하는 보정서를 제출한 것으
로 보아야 할 것이고, 신법적용신청과 함께 제출한 보정서인 비교대상고안 1이 등록 후에 요지
변경으로 인정되어 출원일이 비교대상고안 1의 출원일로 소급되지 않고 보정서를 제출한 때인
신법적용신청일로 인정되는 것은 구 실용신안법 제15조 제1항의 규정의 해석상 당연한 것이
므로, 신법적용신청으로 당초의 실용신안등록출원이 구 실용신안법 부칙 제5조 제3항에 의하
여 취하된 것으로 봄에는 아무런 영향이 없다고 할 것이어서, 비교대상고안 1은 선출원의 지위
를 가지지 못한다.
참조조문 : 1998. 9. 23. 법률 제5577호로 개정된 실용신안법 제8조 제1항, 제5항, 제15조 제1항, 부칙 제5조
제1항, 제3항
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