특허분쟁/경고장

● 특허권의 효력

 

특허를 등록할 경우, 특허권자는 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점하며, 특허권자 이외의 자가 정당한 권한 없이 특허발명의 권리범위에 속하는 발명을 실시하는 경우 특허권 침해를 이유로 민형사상 제재조치를 취할 수 있습니다.

 

▪ 특허권의 침해 행위

 

특허권자 이외의 자가 정당한 권한 없이 특허발명의 권리범위에 속하는 발명을 실시하는 경우는 특허권을 침해하는 것으로 규정되어 있습니다.

 

▸"발명의 실시"라 함은 다음 중 어느 하나에 해당하는 행위임

가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는

 

▪ 특허권의 침해로 보는 행위 (간접 침해)

 

특허발명의 권리범위와 밀접하게 관련된 다음의 행위를 업으로서 하는 경우에도 특허권을 침해하는 것으로 규정되어 있습니다.

 

▸"침해로 보는 행위"라 함은 다음 중 어느 하나를 업으로서 하는 행위임

1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

   

● 특허권 침해에 대한 구제방법

 

특허권의 침해 행위 또는 침해로 보는 행위가 발생된 경우, 이에 대한 법률적 구제수단은 다음과 같이 분류됩니다.

 

① 민사적 구제 : 침해금지청구권, 손해배상청구권, 가처분, 가압류, 신용회복조치 청구 등

② 형사적 구제(친고죄) : 침해죄, 몰수 등

③ 행정적 구제 : 세관에 의한 국경조치, 산업재산권 분쟁조정제도 등

 

* 다만, 침해로 보는 행위(간접 침해)의 경우에는 형사적 구제의 대상은 되지 않는 것으로

 

● 특허권 침해에 대한 경고장의 활용

 

특허권의 침해 행위 또는 침해로 보는 행위가 발생된 경우, 이에 대한 법률적 구제수단의 착수를 위한 예비적 단계로서 경고장이 활용될 수 있습니다.

경고장은, 특허권 침해 행위를 즉시 중단할 것을 요구하고 즉시 침해행위를 중단하지 않을 경우 적법한 조치를 취할 것임을 내용증명 등의 형식으로 경고하는 서한을 말합니다.

침해 행위를 한 자가 경고장을 접수한 후에도 침해 행위를 계속하는 경우에는 고의 침해가 인정되어 형사 처벌의 대상이 될 수 있으며(7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금), 그 경고장 접수 후 특허권 설정등록 시까지의 기간 동안 그 특허발명의 통상 실시료에 상당하는 보상금 지급 청구의 대상이 됩니다.

 

  ● 특허권 침해 경고장에 대한 대응

 

특허권자로부터 침해 경고장을 접수받은 경우에는 다음과 같이 대응하는 것이 좋습니다.

우선, 해당 특허권이 유효하게 등록된 것인지 특허등록원부 등을 통해 확인하며, 특허권의 권리범위(특허청구범위)가 경고장에서 주장된 내용과 정확하게 일치하는지 확인합니다.

다음으로, 해당 특허권의 권리범위에 본인의 실시 행위가 실제로 저촉되는지 여부를 판단합니다. 그 결과, 특허권 침해로 판단된다면 실시 중지 및 실시권 계약, 특허 양도 여부 등을 검토해 볼 수 있으며, 침해가 아닌 것으로 판단된다면 향후 특허권자의 권리행사 상황에 맞추어 특허권 권리범위확인/무효심판 진행, 민형사 절차를 통한 비침해 주장 등을 진행할 수 있습니다.

이러한 과정에서 경고장에 대한 답변서 발송은 필수적이라고 할 수 있는데, 답변서에서는 특허권자의 소송을 유도하는 감정적 대응을 자제하고, 최대한의 성의 있는 표현을 사용하며, 가급적 경고장 범위 내에서만 답변을 하는 것이 바람직합니다. 

 

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