‘디자인심판’도 규제완화
- 특허심판원, 우선권주장 디자인등록출원 ‘도면 보정’ 불편 해소 -
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특허심판원(원장 제대식)은 외국에 먼저 디자인등록출원을 하고 6개월 이내 우리나라에도 출원한 경우 도면보정을 쉽게 할 수 있도록 디자인심판을 한다고 밝혔다.
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종래에는 디자인보호법상 보정범위를 엄격히 해석하여 외국에 출원한 디자인과 우리나라에 출원한 디자인의 도면이 조금만 달라도 보정을 인정하지 않았다. 이에 따라 주요 외국에 비해서 우리나라의 보정인정 범위가 지나치게 협소하다는 지적이 있었고, 보정 불인정으로 인하여 결과적으로 디자인 등록을 받을 수 없어 출원인들의 불만이 많았다.
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* 디자인보호법 제48조 제1항: 출원인은 최초의 디자인등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위에서 출원서에 첨부한 도면 등을 보정할 수 있다.
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이러한 배경에서 특허심판원이 출원인의 입장에서 보정범위를 적극적으로 해석하여 “우선권 주장이 있는 디자인등록출원에서 보정의 요지변경 여부 판단시 우선권 증명서류를 참작할 수 있다”고 하면서, “국내 디자인등록출원의 도면을 우선권 증명서류의 도면과 일치시키는 보정은 요지변경에 해당하지 아니한다”라고 심결을 한 것으로 해석된다.
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* 우선권 제도 : 대부분의 국가가 가입하고 있는 ‘산업재산권보호를 위한 파리협약’에서 확립된 제도로서 체약국 중 1 국가(제1국)에 출원하고 6월내에 다른 나라(제2국)에 출원한 경우, 제2국에서 출원일을 판단할 때 제1국의 출원일을 기준으로 심사하는 제도이다(출원일 소급효과).
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한편, 우리나라에 한 해 동안 출원되는 디자인 건수는 7만여 건이고, 이 중에서 외국인 출원 건이 7%정도인 5천여 건이다.
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외국인 출원의 대부분이 자기나라에 먼저 출원하고 우리나라에 출원하는 우선권주장 출원임을 감안할 때, 이번에 보정의 인정범위를 확대함으로써 우선권주장 출원인과 대리인의 만족도가 직접적으로 향상될 것으로 보이고, 나아가 우리나라 디자인 심사·심판 실무의 국제적 조화촉진에도 일조할 것으로 기대된다.
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손영식 특허심판원 디자인심판장은 “우선권주장 디자인등록출원의 보정인정 확대는 심판 측면에서 일종의 규제완화로서, 디자인출원인들의 불편이 크게 해소될 것”이라고 하면서, “특허심판원은 앞으로도 지속적으로 출원인, 민원인 입장에서 법규범을 적극적으로 해석·적용해 나갈 것”이라고 말했다.
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붙임 : 디자인등록출원 보정 관련 최근 심결 1부. 끝.
디자인등록출원 보정관련 심결
<디자인등록출원 제30-2012-53653호(화기용 탄창)의 도면 보정을 각하한 심사관의 결정에 대한 불복심판사건>
【쟁점사항】
조약에 의한 우선권을 주장하는 디자인등록출원시 우선권주장의 기초가 되는 출원(제1국 출원)에 기재된 도면과 국내 출원(제2국)에 기재된 도면이 불일치한 경우, 제1국 출원 도면으로 제2국 출원 도면을 보정하는 것이 제2국 출원의 요지를 변경하는 것에 해당하는가 여부
【심결요지】
이 사건 디자인등록출원은 그 출원서에 우선권주장의 기초가 되는 출원에 대하여 명확히 기재하고 그 증명서류가 제출되었으므로 우선권주장의 기초가 되는 출원에 기재된 도면은 우리나라에 출원된 최초의 출원서에 기재된 도면 등과 마찬가지로 이 사건 디자인등록출원의 요지를 구성하고, 보정된 도면은 우선권주장의 기초가 되는 출원에 기재된 도면과 동일하므로 ‘요지변경’에 해당하지 아니한다.
【참조조문】
구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 개정되고 2014. 7. 1. 시행되기 이전의 법) 제18조 제1항, 제23조, 제43조
【전문】
청구인 : 맥펄 인더스트리즈 코프.(대리인 변리사 조인제, 박희우)
주 문 : 원 결정을 취소하고, 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다.
1. 기초사실
가. 이 사건 디자인등록출원
(1) 출원번호/출원일 : 제30-2012-53653호/2012. 11. 9.
(2) 디자인의 대상이 되는 물품 : 화기용 탄창(Magazine for a firearm)
나. 우선권 주장의 기초가 되는 출원
(1) 출원국가/출원번호/출원일 : 미국/제29/423.116호/2012. 5. 29.
(2) 도면(도면의 설명 포함) : 별지2
다. 보정각하 결정의 대상이 된 보정(이하 ‘보정된 도면’이라 한다)
(1) 보정일 : 2013. 10. 22.
(2) 보정 내용 : 디자인의 설명 및 도면(별지3)
2. 원 결정의 이유
이 사건 디자인등록출원의 보정된 도면에 표현된 물품의 형태가 최초의 출원서에 기재된 도면 등에 표현된 물품과 그 형태에 동일성이 있다고 볼 수 없으므로 디자인보호법 제18조의2의 규정에 의하여 보정을 각하한다.
3. 청구인의 주장
가. 이 사건 디자인등록출원의 최초 출원서에 기재된 도면과 보정된 도면을 비교하면, 두 디자인의 도면은 각 도면 내에 파선부분이 있고 없는 차이가 있으나, 이 파선부분은 이 사건 디자인등록출원의 우선권주장의 기초가 되는 출원에서 권리불요구 부분을 나타낼 목적으로 도시된 것에 불과하여 이를 삭제하거나 부가하는 것이 물품의 동일성을 해친다고 볼 수 없다.
나. 무엇보다 보정된 도면은 이 사건 디자인등록출원의 도면을 우선권주장의 기초가 되는 제1국(미국) 출원의 도면과 일치시키기 위한 것이므로 적법한 보정으로 인정되어야 한다.
4. 판단
디자인보호법 제23조는 ‘조약에 의한 우선권주장’을 규정하면서 제1항에서는 우선권은 조약당사국에 출원된 디자인과 동일한 디자인에 대하여 인정한다고 규정하고, 제3항에서는 우선권을 인정받고자 하는 경우에는 디자인등록출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명, 출원일을 기재하도록 하고 있으며, 제4항에서는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 출원의 년월일을 기재한 서면 및 도면의 등본을 디자인등록출원일로부터 3월 이내에 제출하도록 하고 있다.
이 사건 디자인등록출원은 그 출원서에 조약당사국인 미국에 출원된 디자인을 우선권 주장의 기초가 되는 출원으로 기재하여 위 법 제23조 소정의 우선권주장 출원이라는 점을 명확히 하고 있고, 적법한 기간 내에 우선권주장을 입증하는 증명서류(미국특허청에서 발급한 특허출원 증명서)가 제출되었으므로 심사관은 같은 조 제1항의 규정에 따라 이 사건 디자인등록출원의 출원서에 기재된 도면 등으로 파악되는 디자인과 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 도면 등으로 파악되는 디자인이 동일한지 여부 등 우선권주장이 정당한지에 대하여 판단하여 그 여하에 따라 우선권주장을 인정 또는 불인정하여야 할 것인데, 만약 두 디자인이 일치하지 아니하다면 요지가 불분명한 것으로 보아 석명권을 행사하여 출원인에게 두 디자인이 일치하지 않는 이유에 대해 소명하도록 하고(실무에서는 불인정시 불인정예고통지를 하도록 하고 있다), 필요하다면 출원인으로 하여금 도면의 보정 등을 통하여 요지를 분명하게 하여 우선권주장을 정당한 것으로 치유하는 것을 허용하여야 할 것이다(만약 이러한 보정이 허용되지 않는다면 의도적이든 의도적이지 않든 최초 출원서에 두 도면이 다르게 표현되어 출원된 경우 우선권주장이 인정받을 길이 없고, 특히 우선권주장을 인정받지 못하는 경우에 자기 공지에 의해 등록을 받을 수 없거나 등록되더라도 무효사유로 남게 되어 출원인에게 부당하게 불리한 결과가 야기될 수 있기 때문이다).
또한, 디자인보호법 제18조 제1항은 ”디자인등록출원인은 최초의 디자인등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 디자인등록출원서의 기재사항, 디자인등록출원서에 첨부한 도면, 도면의 기재사항 및 사진이나 견본을 보정할 수 있다“고 규정하고 있고, 같은 법 제43조에서는 “등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에 의하여 정하여 진다.”라고 규정하고 있는바, 도면뿐만 아니라 출원서의 기재사항도 출원의 요지를 구성하는 것이므로, 보정이 요지의 변경에 해당하는지 여부를 판단하는데 있어서 최초 출원서의 기재사항도 반드시 포함하여 보지 않으면 아니 된다.
결국 이 사건 디자인등록출원은 그 출원서에 우선권주장의 기초가 되는 출원에 대하여 명확히 기재하고 그 증명서류가 제출되었으므로 우선권주장의 기초가 되는 출원에 기재된 도면은 출원서에 기재된 도면 등과 마찬가지로 당연히 이 사건 디자인등록출원의 요지를 구성하여 보정된 도면이 이러한 우선권주장의 기초가 되는 출원에 기재된 도면과 동일하다면 요지의 변경이라고 볼 수 없음은 자명하다.
돌아와 살피건대, 이 사건 디자인등록출원의 보정된 도면은 우선권주장의 기초가 되는 출원에 기재된 도면과 동일함을 알 수 있다.
그렇다면 이 사건 디자인등록출원의 보정은 청구인이 주장하는 바와 같이 우선권주장이 정당함을 인정받기 위해 최초 출원서에 기재된 도면을 우선권주장의 기초가 되는 출원에 기재된 도면과 동일하게 보정한 것으로서 디자인보호법 제18조 제1항 소정의 요지변경에 해당하지 아니한다.
5. 결론
그러므로 원 결정을 취소하고, 이 사건을 다시 심사에 부치기 위하여 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다.
심판장 심판관 손영식
주 심 심판관 이성종
심판관 정상균
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