손이가요~ 손이가 새우깡에 손이가요~ 아이 손 어른 손 자꾸만 손이가~
(주)농심의 과자 ‘새우깡’은 1971년도에 출시되어 지금까지도 국민과자로 자리매김하고 있다. ‘새우깡’이라는 이름은 농심(구 롯데공업 주식회사)1 신춘호 회장의 막내 딸이 ‘아리랑’을 “아리깡 아리깡 아라리오”라고 잘못 부르는 데서 힌트를 얻어, ‘깡보리밥’처럼 친숙한 발음인 ‘깡’을 ‘새우’ 뒤에 붙여서 ‘새우깡’으로 지었다고 한다.2

1
1982년 4월 30일, 롯데공업주식회사가 주식회사 농심으로 상호 변경됨.
2 ⋇출처 : 새우깡 홈페이지, http://www.saewookkang.com, (접속일자 : 2013.03.06)










1972년 1월 18일, 농심은 새우깡을 한국특허청에 상표로 등록출원하고 다음해에 등록받아 40여 년 동안 독점적으로 판매해 왔지만, 새우깡의 유사품이 판매되는 등 상표권을 등록받고 유지하는 데 몇 차례 위기가 있었다. 








농심이 ‘새우깡’ 상표를 등록출원하기 1년 전, 이미 한국특허청에 ‘왕새우’라는 상표가 등록되어 있었다. ‘새우깡’ 상표는 ‘왕새우’ 상표와 <칭호> 및 <관념>이 유사하다는 이유로 처음에 상표등록이 거절되었고, 농심은 이에 불복하여 ‘거절사정불복심판(72항고심판197)’을 제기했다.

이에 2심인 특허법원은 양 상표의 <외관>, <칭호> 및 <관념>에 있어서 유사한 바가 없으므로 ‘새우깡’ 상표는 등록될 수 있다는 판단을 내렸다. ‘새우깡’과 ‘왕새우’ 상표에 ‘새우’라는 문자가 각각 서두와 후미 부분에 구성되어 있음이 부분적으로 유사하지만, ‘새우깡’이 국내에서 저명하여 수요자(user)가 ‘왕새우’와 식별할 수 있으므로 <외관>은 유사하지 않다고 본 것이다. 또한, 양 상표를 발음하면 새우깡은 ‘깡’이 왕새우는 ‘왕’이 강하게 발음되어 수요자가 명확하게 식별할 수 있어 <칭호>도 유사하지 않으며, 왕새우 상표의 ‘왕’은 ‘큰’ 새우라는 뜻이고, 새우깡의 ‘깡’은 특별한 의미가 없는 하나의 조어이므로 <관념> 또한 다르다고 판단했다.





농심은 첫 번째 위기를 무사히 넘기고 ‘새우깡’ 상표를 등록받아 사용한 지 10년3이 되어 ‘상표권존속기간갱신등록출원(출원번호 : 5019830000728)’과 더불어 ‘건과자’, ‘건빵’, ‘설탕’, ‘식빵’, ‘아이스크림’ 등 ‘지정상품을 추가로 등록출원(출원번호 : 7019820000318)’해 등록을 받았다.

3 상표권의 존속기간은 설정등록일이 있는 날부터 10년으로 하며, 10년마다 갱신할 수 있음.


 
그러나 삼양식품 주식회사(이하, 삼양식품/ 구 삼양식품공업 주식회사)는 자사의 제품명에 ‘새우깡’이라는 단어를 사용하기 위해 ‘삼양 생새우깡’, ‘삼양 왕새우깡’, ‘삼양 새우깡’ 등의 상표를 등록출원하고 농심의 ‘새우깡’의 ‘지정상품추가등록’과 ‘상표등록존속기간갱신등록’을 무효화하는 소송을 제기했다. 삼양식품은 ‘새우깡’이 지정상품(새우로 만든 과자)의 원재료 표시인 ‘새우’라는 문자와 과자류를 의미하는 관용화된 표장 ‘깡’이라는 문자가 결합되어 식별력4을 결여했다고 주장했다. 이에 농심은 ‘새우깡’이 일련불가분으로 구성된 상표이며, 장기간 사용하면서 수요자에게 현저하게 인식되었기에 식별력이 있다고 반박했다.

혼전 양상을 보이던 소송은 대법원에서 ‘상표등록존속기간갱신등록’에 대한 무효소송(심판번호 1990후당38)이 최종적으로 진행되었다. 대법원은 문자의 결합으로 이루어진 상표에 관한 식별력의 판단은 전체를 하나의 상표로 봄이 타당한데, ‘깡’은 ‘관용화된 표장5’(대법원 1975.1.14., 선고73후43판결)이지만 ‘새우깡’ 자체는 ‘관용표장’이라고 할 수 없다고 판시했다. 또한, ‘새우깡’이 1973년부터 계속 사용해 오며 농심의 상표로 널리 알려졌기 때문에 ‘장기간 사용에 의한 식별력(acquired distinctiveness)6’이 형성된 상표(상표법 제6조 2항)라고 덧붙이며 ‘새우깡’의 ‘상표등록존속기간갱신등록’을 인정해주었다.

결국 삼양식품의 ‘새우깡’단어를 포함해 등록출원한 상표는 모두 등록이 거절되었고, 현재 제3류(과자와 당류)에 한해 ‘새우깡’ 상표는 농심이 유일하게 권리를 가지고 있다.

4 상표가 표창하는 지정상품과 다른 영업자의 상품을 구별하게 할 수 있는 힘. 특별현저성 이라고도 함. ⋇출처 : 디자인맵 IP용어사전
5 특정종류에 속하는 상품에 관하여 동업자들 사이에 관용적으로 쓰이는 포장. 원래는 식별력을 갖춘 포장이지만 동업자 다수가 계속적으로 자유롭게 사용한 결과 식별력을 상실한 포장(예, 정종, 요구르트, 샴페인 등). ⋇출처 : 디자인맵 IP용어사전
6
기술적 표장으로 이루어진 어떤 상표가 상품의 특성을 기술하는 제1차적 의미(primary meaning)외에 그 상표로 인하여 그 상품의 출처를 나타낼 수 있는 기능을 갖는 경우 그러한 기능을 일컬어 제2차적 의미(secondary meaning)라고 함. 통상 기술적 표장의 상표가 식별력을 얻는다고 할 때 바로 이 제2차적 의미를 획득함을 의미함. 상표법 제6조 제2항에 따라 비록 식별력이 없는 상표라 하더라도 일정상표에 대해서 특정인이 오랜 기간에 걸쳐 자기의 상품표지로 사용함으로써 사후적으로 자타상품의 식별력을 취득할 경우 예외적으로 상표로서의 등록 가능성을 인정하고 있음. ⋇출처 : 디자인맵 IP용어사전





 ‘새우깡’은 과자를 나타내는 ‘깡’과 재료명인 ‘새우’를 조합한 상표이기 때문에 상표등록을 받을 수 없지만, 일정기간 사용하여 수요자에게 널리 알려졌기 때문에 등록을 받을 수 있게 된 사례이다.
이처럼 ‘상표부등록사유(상표법 제6조 1항)’에 해당되어 상표등록이 거절되었더라도 ‘상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산 판매량 및 시장점유율, 광고의 방법/횟수/내용/기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용 등’을 종합적으로 고려해 ‘장기간 사용에 의한 식별력’을 인정받는 경우 예외적으로 상표로 등록받을 수 있다.

>>상표법 제6조(상표등록의 요건) 제1항

다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

1.그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
2.그 상품에 대하여 관용하는 상표
3.그 상품의 산지, 품질, 원재로, 효능, 용도, 수량, 형상(포장의 형상을 포함한다), 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법. 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
4.현저한 지리적 명칭 그 약어 또는 지도만으로 된 상표
5.흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
6.간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표
7.제1호 내지 제 6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표


하지만 새우깡과 같이  ‘사용에 의한 식별력’을 인정받기란 쉽지는 않다. 무엇보다 상표부등록사유에 해당하지 않는 식별력있는 상표를 개발하는 것이 자신의 상표권을 지키는 가장 안전한 방법일 것이다.

 

글 / 디자인맵 편집부

 

출처 : ⓒKIPO

 

 

 

 

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 사건 : 특허법원 2007. 4. 11. 2006허10753 판결 [등록무효(상)]

 

판시사항 : 등록상표 “PENTAX”가 상표법 제7조 제1항 제12호의 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에

               해당한다고 본 사례

 

판결요지 : 원고가 1919년에 일본에서 설립된 회사로서, 1952년에 35㎜ 일안반사(SLR) 카메라 “Asahiflex

              Ⅰ"을 출시한 후 다양한 광학제품을 제조, 판매하여 왔고, 1957년에 베타프리즘을 탑재한 카메

               라  "Asahi Pentax"를 출시한 이래 현재까지 40년 이상 카메라에 선사용상표 “PENTAX”를

               사용하여 온 사실 등에 비추어 보면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 2003. 9. 26.

               무렵 적어도 국내·외 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표에 해당한다. 이 사건 등록

               상표는 선사용상표와 글자체도 동일한 영문 대문자로 이루어진 표장으로서 외관이 일치하고,

               호칭도 동일한 점, “PENTAX"가 원고에 의하여 창작된 조어로서 특별한 관념이 없는 단어이

               므로 이 사건 등록상표의 지정상품인 가스레인지가방 등 가방류와 관련하여 흔히 사용되는

               단어로 보기 어려운 점, 피고도 이 사건 등록상표의 출원 전부터 원고의 “PENTAX" 카메라와

               함께 ”PENTAX D SLR 정품 전용가방“이라고 표시된 카메라가방을 판매한 바 있는 점 등을

               종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 선사용상표를 모방한 것으로 추정된다. 나아가 선등록상

               표가 주로 사용된 상품인 카메라와 이 사건 등록상표의 지정상품인 가스레인지가방 등 가방류

               사이에 명확한 경제적 견련관계가 있다고 보기는 어려우나, 그 수요자 층이 구별된다고 할 수

               없고, 또한 카메라 판매점에서 카메라와 함께 카메라를 보호하는 카메라용 가방이 함께 판매

               되기도 하는 등의 거래실정을 고려하여 보면, 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우

               국내·외에서 현저하게 인식된 선사용상표가 가지는 양질감 등의 가치를 희석하는 것이 되므로,

               피고는 선사용상표를 모방함으로써 선사용상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승

               하여 부당한 이득을 얻거나 선사용상표의 가치를 희석하여 그 상표권자에게 손해를 가할 목적

               으로 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것이라고 보아야 할 것이다.

 

참조조문 : 상표법 제7조 제1항 제12호

 

 

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사건 : 특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허7924 판결 [등록무효(상)]


판시사항 : 이 사건 등록상표 “”가 선사용상표 “”와 상품이나 영업의 출처에

               관한 혼동의 가능성이 없다고 본 사례


판결요지 : 이 사건 등록상표 ""와 비교대상상표 2 내지 5의 주요부분인 “”는

               모두 조어로서 관념을 대비할 수 없고, 첫 글자가 “”와 “”로 다르고 뒤의 두 글자도

               대문자와 소문자로 상이하며 특이한 글자체로 도안화되었는지의 여부에 있어서도 차이가

               있고, 특히 그 호칭에 있어서 명확히 구별되며, 따라서 이 사건 등록상표와 비교대상상표 2

               내지 5의 주요부분이 모두 알파벳 4자로 구성되어 있고 그 첫 글자의 좌측이 밀폐되고 상측

               끝단이 하방으로 꺾인 형태로 되어 있으며 뒤의 세 글자가 같은 알파벳으로 이루어져 있다

               하더라도 이 사건 등록상표로부터 비교대상상표 2 내지 5가 용이하게 연상된다고 보기 어려

               우므로, 가사 비교대상상표 2 내지 5가 저명상표들이라 하더라도 이 사건 등록상표로부터

               비교대상 상표 2 내지 5가 용이하게 연상되지 아니하여 상품이나 영업의 출처에 관한 혼동의

               가능성이 없다고 할 것이다.

 

 

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사건 : 특허법원 2007. 2. 7. 선고 2006허8736 판결[등록무효(상)]


판시사항 : 지정상품을 고무장갑 등으로 한 등록상표  이 밀폐용 식품저장용기 등을

               지정상품으로 하는 저명상표인 선사용상표 의 명성에 편승하고자 무단으로

               이를 모방, 출원·등록되었다고 판단한 사례


판결요지 : 가. 사용상표 부착 사용상품의 국내 매출규모, 판매방법, 광고의 종류, 기간 및 횟수, 소비자

               에 알려진 정도 등을 고려하면, 등록상표의 등록결정일 당시 사용상표는 이미 저명상표에 이

               르렀다.

               나. 사용상표가 저명상표에 해당하는 점, 등록상표와 사용상표는 그 호칭과 관념이 동일하고,

               그 외관도 일부 유사한 점, 등록상표의 외관, 관념, 호칭이 그 지정상품인 장갑류와는 별다른

               연관이 없는 것으로 보이는 점, 등록상표의 출원시기가 사용상품의 연 매출액이 1,000억 원을

               넘을 정도로 사용상품이 국내에 널리 알려진 때인 점 등에 비추어 보면, 원고는 고의로 저명한

               사용상표의 명성에 편승하고자 무단으로 사용상표의 표장을 모방하여 등록상표를 출원, 등록

               받았다 할 것이고, 이는 공정한 상품유통질서나 상도덕 등의 선량한 풍속에 위배되므로, 등록

               상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다.


참조조문 : 상표법제7조 제1항 제4호

 

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