사건 : 특허법원 2007. 4. 11. 2006허10753 판결 [등록무효(상)]
판시사항 : 등록상표 “PENTAX”가 상표법 제7조 제1항 제12호의 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에
해당한다고 본 사례
판결요지 : 원고가 1919년에 일본에서 설립된 회사로서, 1952년에 35㎜ 일안반사(SLR) 카메라 “Asahiflex
Ⅰ"을 출시한 후 다양한 광학제품을 제조, 판매하여 왔고, 1957년에 베타프리즘을 탑재한 카메
라 "Asahi Pentax"를 출시한 이래 현재까지 40년 이상 카메라에 선사용상표 “PENTAX”를
사용하여 온 사실 등에 비추어 보면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 2003. 9. 26.
무렵 적어도 국내·외 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 상표에 해당한다. 이 사건 등록
상표는 선사용상표와 글자체도 동일한 영문 대문자로 이루어진 표장으로서 외관이 일치하고,
호칭도 동일한 점, “PENTAX"가 원고에 의하여 창작된 조어로서 특별한 관념이 없는 단어이
므로 이 사건 등록상표의 지정상품인 가스레인지가방 등 가방류와 관련하여 흔히 사용되는
단어로 보기 어려운 점, 피고도 이 사건 등록상표의 출원 전부터 원고의 “PENTAX" 카메라와
함께 ”PENTAX D SLR 정품 전용가방“이라고 표시된 카메라가방을 판매한 바 있는 점 등을
종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 선사용상표를 모방한 것으로 추정된다. 나아가 선등록상
표가 주로 사용된 상품인 카메라와 이 사건 등록상표의 지정상품인 가스레인지가방 등 가방류
사이에 명확한 경제적 견련관계가 있다고 보기는 어려우나, 그 수요자 층이 구별된다고 할 수
없고, 또한 카메라 판매점에서 카메라와 함께 카메라를 보호하는 카메라용 가방이 함께 판매
되기도 하는 등의 거래실정을 고려하여 보면, 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우
국내·외에서 현저하게 인식된 선사용상표가 가지는 양질감 등의 가치를 희석하는 것이 되므로,
피고는 선사용상표를 모방함으로써 선사용상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승
하여 부당한 이득을 얻거나 선사용상표의 가치를 희석하여 그 상표권자에게 손해를 가할 목적
으로 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것이라고 보아야 할 것이다.
참조조문 : 상표법 제7조 제1항 제12호
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