디자인공지증명제도를 효율적으로 활용하는 방법-디자인등록,, #디자인출원,신규성상실의 예외,, #가산동 특허사무소,, #디자인출원 변리사

특허청은 비록 권리화되지 않은 디자인이라도 경쟁 업체의 모방에 의한 디자인권 획득과 이로 인한 분쟁에 보다 손쉽게 대응하고 출원·등록에 소요되는 비용과 시간을 절약할 수 있도록 한국디자인진흥원과 협업하여 ‘디자인공지증명제도’를 도입하였다.
 

디자인공지증명제도는 자신의 디자인 창작물에 대한 창작사실(창작자·시기)을 증명해주는 제도로, 특허청에 디자인을 출원하기 이전이라면 대한민국 국민 누구나 자신이 디자인한 창작물을 손쉽고 빠르게 공지증명 받을 수 있다.

 

>> 디자인공지증명 신청 GUIDE : http://publish.kidp.or.kr/12_Menu/receipt_guide.asp

디자인공지증명은 한국디자인진흥원에서 운영하는 ‘디자인공지증명제도 사이트(http://publish.kidp.or.kr)’를 통해 신청할 수 있다. 우선, 신청서 작성 및 관련 서류를 업로드 하고 최종 신청서를 제출하면 1~3일 내에 간단한 서류검토가 완료된다. 결과를 통보 받고 수수료를 납부하면 디자인공지증명서를 발급 받을 수 있다.
 

디자인공지증명제도와 디자인보호제도가 같은 효력을 가지는 것으로 간혹 오해하는 이들이 있는데, 두 제도는 엄연히 다르다. 디자인공지증명제도는 디자인보호제도 대비 신청절차가 간소하고, 처리기간이 짧으며(디자인공지증명제도는 선행디자인조사를 진행하지 않음), 비용이 저렴하다¹는 장점이 있다. 또한, 디자인공지증명은 해당 디자인에 대한 분쟁이나 특허청 심사 시, 창작자나 창작시기 증거자료로 활용 될 수 있다. 하지만, 디자인보호제도와 달리 디자인공지증명을 통해 독점배타적인 권리가 발생되는 것은 아니기 때문에, 디자인보호법에 의한 권리행사를 위해서는 반드시 특허청에 디자인등록출원을 해야한다. 
 
1 디자인공지증명제도의 경우 비용은 1건당 20,000원, 카탈로그 공지증명의 경우 A4당 30,000원. 단, 디자인공지 신청자가 학생인 경우 등록비가 면제.



디자인공지증명은 신청시 디자인 공개여부를 선택할 수 있는데, “공개” 선택시, 특허청 디자인심사관에게 본 디자인이 공지된 자료로서 선행디자인 심사자료로 활용될 수 있도록 심사 DB에 이를 탑재하고 있다. 그리하여, 공개를 선택한 디자인은 타인의 동일·유사한 출원디자인의 등록을 사전에 차단할 수 있는 등록배제효가 있다.² 반면,  “미공개” 선택시 창작일자를 확인받는 것은 가능하지만, 그 디자인을 심사 DB에 탑재할 수 없어 미공개된 디자인과 타인의 동일·유사한 디자인출원이 등록될 가능성이 있다.³

또한, 공지증명을 신청한 공개된 디자인과 동일·유사한 디자인을 제3자가 후출원하여 등록받고 권리행사를 한다면, 후출원된 디자인권에게 무효사유가 존재하므로 공개된 디자인은 무효의 항변³, 자유디자인의 항변⁴, 선사용권⁵, 권리남용의 항변 등 소송상 항변 주장이 가능하게 된다. 그러나, 별도의 공지 행위 없이 “미공개” 선택시, 후출원된 디자인은 무효사유가 존재하지 않으므로 무효의 항변, 자유디자인의 항변, 권리남용의 항변이 곤란하다.(다만, 선 사용권 주장은 가능하나, 증명 절차가 복잡함)


2 만일, 디자인공지증명을 통해 공개한 내 디자인과 동일·유사한 제3자의 디자인이 일부심사를 통해 등록이 된 경우, 디자인공지증명을 통해 나의 창작 여부가 증명돼 무효화 절차 진행 시 활용 할 수 있음.  
3 디자인공지증명 신청시 “미공개” 선택하였더라도, 다른 경로를 통해 그 디자인을 공지시켰고, 심사관이 그 내용을 인지하였다면 제3자의 등록을 배제할 수 있음.
4 제3자의 디자인권이 무효사유 있음에도 등록된 것이므로 권리행사가 제한되어야 한다는 소송상 항변.
5 내가 실시하는 디자인이 제3자의 디자인출원 전에 공연 실시된 것이라면 유사여부 판단할 필요없이 자유롭게 실시할 수 있다는 소송상 항변.
6 (디자인보호법 제100조) : 디자인출원시에 국내에서 선의로 실시사업 또는 사업준비를 하고 있는 자에게 인정되는 통상실시권.





위에서 살펴본 바와 같이 디자인공지증명제도와 디자인보호제도는 그 취지와 목적 등이 상이하기 때문에, 그 목적과 경제적 사정에 맞게 효율적인 디자인 보호 전략을 세워야 한다.
 
예를 들어, 기업의 주력 디자인에 대해서는 특허청에 디자인등록출원을 통해 디자인권을 확보하여 그 디자인에 관한 강력한 권리를 독점해야 한다. 만약 다소 시범적인 단계에 속하는 디자인이라면 디자인권을 통해 안정성을 확보할 수 있지만, 디자인공지증명제도를 선택적으로 활용할 수도 있다. 디자인공지증명을 통해 타인이 나의 디자인을 모방하여 특허청에 권리화하는 것을 막고 해당 디자인에 대한 시장의 반응을 지켜본 이후에 반응이 좋다면, 최초 공개일로부터 6개월이 되기 빠른 시일 내에 디자인등록출원 해도 좋을 것이다.
 

만일 디자인공지증명을 한 이후에 제품의 시장 반응이 좋지 않아 더 이상 판매할 의사가 없거나 제품화에 실패해 향후에도 시장에 출시하지 않을 계획이라면, 타인이 본 디자인을 권리화하지 못하도록 방어적인 목적으로 디자인공지증명만을 활용해도 된다.

 

사례1) 디자인출원을 위한 결정에 시간이 소요되는 경우 ex. 쥬얼리 디자이너 A씨는 창작된 디자인의 종류가 많아서, 비용상 어느 것을 선택적으로 디자인등록출원 할지 결정하는데 시간이 필요하다. 그러한 경우, 먼저 디자인공지증명을 이용하여 공지한 후 6개월 이내에 선별하여 특허청에 디자인등록출원을 진행할 수 있다.   사례2) 쇼핑몰 운영시, 게시물 날짜 등을 표시하지 않아야 하는 사정이 있는 경우 ex. 직접 디자인·제작한 의류를 쇼핑몰에서 판매하고 있는 B대표는 쇼핑몰에 의류를 게시할 때 게시한 일자 등을 의도적으로 노출하지 않고 신상품으로 소개하며 운영하고 있다. 그러나 이렇게 쇼핑몰에서 판매하고 있는 의류와 동일·유사한 디자인을 제3자가 특허청에 등록받거나, 역으로 권리행사를 하는 경우가 발생할 수 있다. 이렇게 쇼핑몰을 통해 창작일자 또는 공개일자와 내용을 객관적으로 입증받기 어려운 경우, 디자인공지증명을 받는 것이 객관적인 공지일자를 증명받기에 효과적이다. ex. B대표가 쇼핑몰에서 제작한 의류를 판매하다 반응이 좋아지자, 특허청에 디자인등록을 받으려고 한다. 쇼핑몰에서 판매한 지 아직 6개월이 지나지 않았기에 디자인등록출원 시 ‘신규성 상실 예외주장’을 하기 위한 증빙 자료를 제출해야한다. 그러나, 쇼핑몰에 공개일자가 명확히 표현되어 있지 않아 이를 자료로 제출하기가 어려운 상황이다. 이러한 경우 디자인공지증명제도는 공지일자를 증명받기에 효과적으로 활용될 수 있다.    사례3) 적극적 권리행사보다는 지식재산권 분쟁 등에 휘말리고 싶지 않은 경우 ex. 나눔·공유를 목적으로 하는 사회적 기업C는 비용과 시간을 들여 디자인권을 확보하면서까지 독점배타권을 행사할 필요는 없다. 그러나, 타인이 자신의 디자인과 동일·유사한 디자인권을 이용하여 침해 분쟁을 제기하는 것을 미연에 차단하여 사업 안정성을 확보하고자 디자인공지증명제도를 이용할 수 있다.

 

디자인공지증명제도는 상황에 맞게 활용하면 매우 유익한 제도임은 분명하나, 디자인공지증명제도를 통해 공개된 디자인도 특허청에 디자인 심사시 원칙적으로 ‘신규성⁷을 상실한 것’으로 보기 때문에 ‘디자인을 공개하는 행위’는 다음과 같은 이유로 주의가 필요하다. 
 

공지를 통해 신규성을 상실했다 하더라도 ‘신규성 상실의 예외(출원유예, Grace Period)’ 규정에 의해 해당 기간(한국, 일본, 중국은 6개월 / 미국, OHIM(유럽연합)은 1년)⁸ 이내에 출원을 한다면 등록받을 수 있다. 그러나 만일, 한국에서 신규성 상실 예외 기간인 ‘6개월’만 믿고 마지막 날까지 등록출원을 미루는 사이에 제3자가 공지증명 한 내 디자인과 유사한 디자인을 독립적으로 창작하여 판매를 한다면 어떻게 될까? 내 디자인은 제3자의 디자인에 의해 신규성을 상실한 것으로 보고 디자인등록을 받을 수 없게 된다.  또한, 공지된 나의 디자인과 동일·유사한 디자인을 제3자가 선 출원하고, 내가 후 출원하게 되는 경우 등록이 지연되거나 거절될 가능성이 발생할 수 있어, 가급적 출원을 서두르기를  권한다. 

그리고, 향후 중국에 진출할 계획이 있다면 디자인공지증명을 신청해 디자인을 공개하는 것은 다시 고려해야 한다. 중국특허청의 경우, 다음 3가지 경우로 공개된 경우에만 신규성 상실의 예외를 인정하고 있기 때문에, 디자인공지증명제도를 통해 공개 후 6개월 이내에 등록출원했다 하더라도 중국에서는 등록 받을 수 없게 된다.
a. 중국정부가 주관 또는 승인한 국제전시회에서 최초로 전시한 경우
b. 규정된 학술회의 또는 기술회의에서 최초로 발표한 경우
c. 타인이 출원인의 동의를 얻지 않고 그 내용을 누설한 경우

7 디자인출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인이나 등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 잡지에 기재된 디자인은 신규성을 상실한 것으로 보고 있음. 
8 최초 공개 후 6개월이 지난 경우, 한국이나, 일본, 중국에서 신규성 상실로 권리화를 할 수 없다 하더라도 1년 이내에 미국이나 OHIM에 출원을 하면, 등록이 가능하다는 사실을 염두 하길 바람.
 

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디자인공지증명제도의 득과 실을 정확히 이해하고 각자의 디자인 전략에 맞게 활용하길 바라며, 디자인공지증명제도를 통해 공개를 했다면, 가급적 빠른 시일 내에 디자인등록출원 절차를 밟는 것이 안전한 디자인보호의 지름길임을 기억해야 할 것이다. 



 

이미지 / 디자인공지증명제도 홈페이지
글 / 디자인맵 편집부

출처 : ⓒKIPO

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