디자인을 국제출원하는 방법은 두 가지가 있다. 첫 번째는 출원하려는 국가마다 직접 출원절차를 밟아야하는‘파리 루트(Paris Route)’이고, 두 번째는 WIPO(세계지식재산기구) 국제사무국(이하, WIPO)이라는 허브를 통해 하나의 출원 절차로 여러 국가에 한 번에 출원 할 수 있는 ‘헤이그 시스템’을 이용하는 것이다.



헤이그 시스템은 기존에 우리나라가 헤이그 협정에 가입되어 있지 않아 이용할 수 없었다. 하지만 지난달 31일 한국 특허청이 스위스 제네바 WIPO본부에서 ‘산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정’가입식을 치루며 한국도 오는 7월부터 국제 디자인 출원에 있어서 헤이그 시스템을 이용할 수 있게 되었다. 헤이그 시스템 도입에 앞장서고 있는 특허청 디자인심사정책과 전호범 사무관을 만나 해외에 디자인을 등록출원하고 보호하기까지의 Step by Step을 들어보았다.





내가 디자인한 제품의 해외 판로를 개척하거나 해외 전시회에 참가할 예정이라면, 진출하고자 하는 모든 국가에 대해 권리를 확보하는 것이 가장 좋습니다. 하지만 경제적인 부담이 따르므로 그 중 어떤 국가를 대상으로 디자인 권리를 확보할 지 선택해야 합니다. 국가를 선택했다면 국제출원 국가의 수, 해당 국가의 헤이그 협정가입 여부, 심사주의 국가 여부, 디자인 또는 도면의 개수 등에 따라 국제출원 수수료가 달라지므로 소요되는 출원 및 대리 비용을 비교해 출원 방법을 결정해야 합니다.

헤이그 시스템을 통한 국제출원은 하나의 언어(영어, 프랑스어, 스페인어 중 선택), 하나의 출원서를 하나의 통화(스위스 프랑, CHF)로 수수료를 납부하면서 각국에서 출원한 효과를 가지므로 파리 루트1에 비해 출원 절차가 매우 간편합니다. 특히 국제출원을 원하는 국가의 수가 많아질수록 헤이그 시스템을 활용하는 것이 유리하며 비용절감 효과가 큽니다.

1 파리 루트는 산업재산권 보호를 위한 파리조약에 기초하여 각국의 독립된 법제를 통해 개별국가에 직접 출원하는 방식으로, 국가마다 다른 언어로 출원 서류를 작성하고, 국가마다 대리인을 선임하고 각각 다른 절차를 밟아야하는 번거로움이 있음. 

 


‘무심사’, ‘2개 디자인’, ‘10개 도면’을 OHIM(EU), 스위스, 한국 3개국을 전자출원 할 경우의 수수료를 비교해보자. 개별국에 직접출원(파리 루트)하는 수수료(5년까지의 등록료 포함)는 약 156만원이다. 반면에 헤이그 시스템을 통해 국제출원한 경우는 약 117만원으로 약 40만원이 절감된다. 또한, 현지 대리인선임비용(국가별 100만원 추산)까지 감안하면 약 240만원이 절감되는 것으로 파악된다.

 

 
주의해야 할 것은 헤이그 시스템을 통한 국제출원은 헤이그 협정2에 가입된 국가에만 한정되어 있다는 점입니다. 현재 동 개정협정에는 46개 체약당사자가 가입하고 있으며, 국가수로는 74개국입니다. 주요 가입국을 살펴보면, 독일, 프랑스, 영국, 이태리 등 27개 유럽연합 회원국과 카메룬, 코트디부아르 등 16개 아프리카 지식재산권기구(OAPI) 회원국, 그리고 스위스, 터키 등이 있습니다. 주요 IP강국인 미국, 일본, 중국은 아직 가입 전이지만, 미국은 헤이그 협정 가입 관련 의회를 통과했으며, 일본도 추진 중에 있어 2015년 경에는 헤이그 시스템을 이용할 것으로 예상됩니다. 중국 역시 가입여부를 검토 중에 있어 2016년 이후에는 가입할 것으로 예상 되며 그렇게 될 경우 WIPO는 세계 출원건수의 90% 이상을 관리할 수 있어 활용율이 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.

2 최초의 헤이그 협정은 1925년 11월 6일에 체결되어 1928년 6월 1일에 발효되었으며, 신규성 등 실체심사를 하지 않는 유럽국가들이 중심이 되어 체결한 조약이었음. 그 후 여러 차례의 개정을 거쳤으며, 이 중 우리나라가 가입한 조약은 1999년 7월 2일에 제네바에서 개정되고 2003년 12월 23일에 발효한 협정임.




헤이그 시스템을 통해 국제출원할 경우 한국특허청을 통해 간접출원(Indirect Filing)하거나 WIPO에 직접출원(Direct Filing)할 수 있습니다. 한국특허청을 통해 간접출원하는 경우 ‘영어’로만 출원서류를 작성해야 하지만, WIPO에 직접출원하는 경우 영어, 프랑스어, 스페인어 중 하나의 언어를 선택하여 출원이 가능합니다.
 
국제출원일은 국제출원 서류를 한국특허청 또는 WIPO에 제출한 날이지만 WIPO에서 국제출원일에 영향을 미치는 하자3를 발견한 경우 하자를 치유한 보정서를 WIPO에 다시 제출한 날을 ‘국제출원일’로 보고 있습니다. 하자가 발생했다면 보정하는 데 3개월 정도 소요되므로 그만큼 국제출원일이 연기될 수 있습니다. 그러나 한국특허청을 통해 간접출원하는 경우 절차상 약 1개월의 시간이 더 소요되지만, 1차적으로 방식심사를 진행 후 WIPO에 서류를 보내기 때문에 WIPO에서 보정서를 받게 될 확률이 낮아 좀 더 안전하게 심사가 진행될 수 있습니다.



3
(a) 국제출원이 규정된 언어 중 하나로 이루어지지 않은 경우;
  (b) 국제출원에서 다음 어느 사항이라도 누락된 경우:
  (ⅰ) 1999년 개정협정 또는 1960년 개정협정에 따라 국제등록을 하려고 한다는 명시적이거나 암묵적인 표시;
  (ⅱ) 출원인의 신원을 확인할 수 있는 표시;
  (ⅲ) 출원인에게 또는 대리인이 있는 경우 대리인에게 연락하기에 충분한 표시;
  (ⅳ) 국제출원 대상이 되는 각 산업디자인의 도면이나 1999년 개정협정의 제5조(1)(iii)에 따른 견본;
  (ⅴ) 적어도 하나의 체약당사자 지정.




국제출원서 작성은 서면출원 또는 전자출원(E-filing) 두 가지 방법 모두 가능하며, 전자출원4을 할 경우 WIPO의 E-filing Manager를 이용하거나, 한국특허청에서 개발 중인 국제출원 소프트웨어를 활용할 수 있습니다. 국제출원서에는 출원인 정보와 디자인 및 도면 개수, 디자인설명, 지정국가, 우선권 주장, 국제전시회, 국제공개, 서명 등과 관련된 정보를 기재해야 하는데, 정해진 공식 서식에 맞춰 작성해야 WIPO에서 하자 보정을 요구하지 않습니다.

4 전자출원을 하면 서면출원에 비해 출원을 빨리 할 수 있으며, 도면이 많은 경우 수수료가 감소할 뿐 아니라 제출되는 정보 중 많은 사항을 자동으로 검사하여 하자 발생 가능성이 감소함.


▷ 출원인 정보 
출원인 이름, 주소, 출원적격, 출원인의 체약당사자*, 대리인, 창작자에 관한 정보를 기재하며, 2명 이상의 출원인이 있으나 대리인이 없는 경우 출원인 중 한 명을 연락자로 정하여 연락자의 정보를 기재해야 한다. 정보가 잘못 기재되어 있거나 누락된 경우 하자가 있는 것으로 간주한다.
* 출원인의 체약당사자는 출원인이 국제출원을 할 수 있는 적격을 가지는 체약당사자임. 


▷ 디자인 및 도면 개수 
하나의 출원서에 동일 물품류*에 한해 최대 100개의 디자인을 포함할 수 있으며, 1개 디자인당 도면의 개수에 제한은 없다. 다만, 직물지와 같은 2차원 물품(평면디자인)인 경우 최소 1개의 도면을, 입체디자인의 경우 최소 6개의 도면을 첨부하는 것이 바람직하다. 입체디자인 출원시 6개 미만의 도면을 첨부하는 경우 디자인설명란에 도면생략 이유 등을 기재하는 것이 좋다.
* 국제분류코드인 로카르노 분류를 따름.


▷ 디자인설명
디자인설명에는 산업디자인의 작용에 관한 기술적 특징이나 그 활용에 관해 기재해서는 아니되며, 도면에 나타난 독특한 특징만을 설명하여야 한다. 설명이 100단어를 초과하는 경우, 초과하는 단어 당 2스위스 프랑*의 추가 수수료를 납부해야 한다.
* 한화기준 약 2,400원(환율 2014년 03월 31일 기준). 


▷ 지정국가

1999년 협정에 가입되어 있는 46개 체약당사자(74개 국가) 중에서만 선택 할 수 있다.


▷ 우선권 주장(선택사항)
선출원을 기초로 한 우선권을 주장할 수 있으며, 선출원국가, 선출원번호 및 일자, 해당 디자인 번호를 기입한다.


▷ 국제전시회 공개(선택사항)
국제적으로 인정되는 전시회에서 공개되는 경우로 전시장소, 전시회명, 최초전시일, 해당 디자인 번호를 기입하면 된다. 


▷ 신규성상실 예외주장(선택사항)
최근 WIPO와 협의한 결과, 출원 전에 다양한 수단에 의해 공개된 경우에 e—filing manager 등 전자출원 서식기를 이용하여 국제출원을 할 때* 그러한 사실을 주장하고 그 입증서류를 첨부할 수 있다. 국제출원시 주장하지 못했던 선공지 사실을 주장하지 못한 경우 지정국 심사단계에서 지정국 법률에 따른 기간 내에 주장할 수 있는지도 점검할 필요가 있다. 각 국가의 신규성의제 주장기간은 최소 6개월에서 최대 12개월로 국가마다 상이하므로 최소 6개월 내에 국제출원하는 것이 바람직하다.
* 국제출원서에 반영하기 위해서는 헤이그협정의 공통규칙 개정이 필요하므로 더 많은 시일이 소요될 예정.
 

▷ 관련디자인(선택사항)
최근 WIPO와 협의한 결과, 우리나라와 일본의 특유제도인 관련디자인(현행 유사디자인)과 관련된 정보를 e—filing manager 등 전자출원 서식기를 이용하여 국제출원을 할 때* 기재할 수 있다.
* 국제출원서에 반영하기 위해서는 헤이그협정의 공통규칙 개정이 필요하므로 더 많은 시일이 소요될 예정.


 



한국특허청을 통해 간접출원을 하면 출원서류가 출원일로부터 1개월5 내에 WIPO에 접수되어야 하므로, 한국특허청은 약 3주 후에는 국제출원서류를 WIPO에 송부하게 됩니다. 한국특허청이 국제출원서를 보유하고 있는 기간 동안 중대한 하자가 있는지를 확인하고 그러한 하자가 발견된 경우 국제출원인으로 하여금 이를 보정하도록 한 후 국제출원서를 WIPO에 송부합니다. 그 이후의 모든 절차, 즉 하자보정, 국제출원수수료 납부, 명의변경, 주소변경, 대리인선임 등은 국제출원인(또는 대리인)이 직접 WIPO와 진행해야 합니다.
 
WIPO가 형식요건을 심사하는데 0.5~3개월 정도의 기간이 소요되며, 국제등록 후에는 ‘국제공개’의 종류에 따라 지정국가에서 심사하기까지 소요되는 기간이 달라집니다. 공개된 그날 지정된 국가들은 국제출원서를 받아 심사에 착수하게 되는데, 출원서를 전달받은 지정국가에서는 자국법에서 정한 등록요건에 부합하는지 등을 심사하여 등록여부를 결정하게 됩니다. 실체심사6를 하지 않는 ‘무심사디자인’의 경우는 국제공개일로부터 6개월 내, 실체심사를 하는 디자인의 경우는 12개월 내에 최초 심사결과를 WIPO에 통지해야 합니다.7



국제공개시점은 출원시 결정해야하며, 즉시공개(immediate publication) 또는 공개연기(deferment of publication)를 선택 할 수 있습니다. 즉시공개는 국제등록 1주일 후 공개되며, 공개연기 신청시 국제출원일(우선일)로부터 최장 30개월까지 선택이 가능합니다. 공개여부를 별도로 선택하지 않으면 국제출원일 후 통상 6개월 후에 공개되는데, 공개된 디자인은 국제등록공보(International Designs Bulletin)에 공개되므로 자사의 지식재산권 전략에 따라 공개일자를 선택해야 합니다. 국제등록의 공개는 국내 출원공개로 간주하여 손실보상청구권8이 발생합니다. 공개된 디자인은 무단도용될 가능성이 높기 때문에 디자인제품의 출시시점에 맞춰 국제공개시점을 선택하는 것이 바람직합니다. 출원인의 공개 동향을 살펴보면 즉시공개는 40~50%가 공개연기는 7~8%가 선택되는 것으로 파악됩니다.



5 만일 1개월이 지난 시점에 WIPO에 접수하게 되면 국제출원일이 한국특허청에 출원한 날이 아닌 WIPO에 접수된 날로 함. 
6 타인의 선등록 등 유사여부에 대한 심사(디자인보호법 제2조).
7 파리 루트를 통한 심사처리기간을 살펴보면 심사주의 국가인 미국과 일본은 각각 9.5개월과 6.5개월, 실체심사를 하지 않는 OHIM(EU)은 1개월 미만이 소요되는 것으로 파악됨. 
8 타출원공개시점부터 등록되기 전까지 권리로서의 효력이 발생하기 전에 타인에 의한 침해에 대하여 등록된 이후에 소급하여 그 손실을 보전해 줄 것을 청구하는 제도. 




지정국 관청은 각 법령에 따라 실체심사를 진행하여 등록·거절 여부를 판단하는데, 이 때 지정국의 출원일은 국제등록일(통상 국제출원일과 같다)입니다. 실체심사 시 형식요건에 대해서 거절사항이 발견된다 하더라도 WIPO에서 형식요건에 대한 심사를 마친 이후이므로 형식요건으로 인한 거절은 할 수 없습니다. 또한, 1개의 출원서에 100개의 디자인을 출원했다고 가정했을 때, 이 중 5개 디자인이 거절사유가 있더라도 나머지 95개 디자인은 등록을 받을 수 있습니다. 지정국 관청의 등록·거절 결과는 WIPO를 통해 출원인에게 전달됩니다. 통상 5년분 등록료를 포함한 국제출원수수료를 국제출원시 미리 납부하므로 등록 결정을 받은 날에 권리를 부여받은 날이 됩니다. 다만, 2단계로 구분하는 수수료체계를 선언한 국가(향후 미국이 선언할 것으로 예상)의 경우에는 국제출원시에는 출원료에 해당하는 수수료를, 등록결정시에 등록료에 해당하는 수수료를 납부하는 체계를 가진 지정국에 대해서 출원인은 WIPO를 통해 등록료를 지불해야합니다. 
 
등록된 디자인은 헤이그 협정상 보호기간에 따라 최초 국제출원일로부터 5년까지 보호받을 수 있으며, 이후 갱신수수료를 납부한다는 조건으로 5년마다 갱신하여 15년까지 보호받을 수 있습니다. 만일 지정국의 보호기간이 15년 이상인 경우는 그 기간까지 보호될 수 있도록 하고 있습니다. 예를 들어 한국의 디자인권 존속기간은 2014년 7월 1일부터 설정등록이 결정된 후 ‘출원일로부터 최대 20년’까지로 변경될 예정인데, 한국을 지정국으로 정한 국제디자인의 경우 한국특허청 디자인보호법에서 명시한 기간만큼 최대 20년까지 디자인 권리를 보호를 받을 수 있습니다.

 
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사업을 안정적으로 수행하기 위해서는 디자인 제품을 해외로 수출하기 전에 디자인권 등 산업재산권을 미리 확보해야 합니다. 한국특허청은 국내 디자인 제품이 신속하고 간편한 절차를 통해 해외에서의 디자인권을 획득할 수 있는 여건을 조성하기 위해 2014년 7월 1일부터 헤이그 시스템을 통한 국제출원을 활용할 수 있게 되었습니다. 헤이그 시스템을 통해 국외 진출을 활발히 하고 또 국내로 유입되는 외국의 디자인들이 증가하여 전반적으로 디자인 업계가 발전하고 이를 통해 국내 디자인의 경쟁력 또한 향상 될 수 있기를 기대해 봅니다.
 


글 / 디자인맵 편집부

전호범 사무관
 

출처 : ⓒKIPO






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