'비디오 게임' 상표분쟁-결합상표, 상표법 제73조 3항, 상표등록취소심판, 상표소송, 특허사무소, 등록상표

 

판례번호 C 10-02614 WHA     원고 : EDGE GAMES, INC. 피고 : ELECTRONIC ARTS, INC.     원고의 주장 및 디자인   피고의 주장 및 증거 ○제품 구매자들이 자사 브랜드의 제품을 피고의 제품의 게임산업제품과 연계되어 혼동할 가능성이 있다고 주장함. ○피고의 ‘MIRROR’S EDGE’ 상표 사용을 예비적으로 금지하는 명령을 신청.   ○원고는 해당 상표의 사용을 성실히 하지 않았으며, 증거 조작과 같이 상표의 등록 과정에서 많은 부정을 저질렀음. *USPTO : United States Patent and Trademark Office, 미국 특허상표청 *EA : ELECTRONIC ARTS, INC. 본 판례는 미국 비디오 게임 관련 분야의 두 회사에서 사용하는 상표에 공통으로 들어간 용어, ‘EDGE’에 대한 분쟁 판례이다. 원고인 ‘EDGE GAMES’는 게임 개발과 출판분야 사업을 하는 소규모 비디오 게임회사로, ‘EDGE’, ‘THE EDGE’, ‘GAMER’S EDGE’ 등과 같은 상표를 USPTO*에 등록했다. 이들 상표의 지정 상품은 비디오 게임과 게임잡지 등이다. 피고 EA*는 ‘MIRROR’S EDGE’라는 비디오 게임을 개발하여 전 세계적으로 200만개 이상 판매하는 등 큰 성공을 거두었다. 그 후 모바일 앱과 ‘Edge Magazine’과 같은 프랜차이즈 업계로까지 사업을 확장하며 원고와 동일한 분야에서 공격적인 홍보와 마케팅을 벌였다. 이에 원고는 ‘EDGE’라는 용어의 사용으로 자사의 등록상표가 피고의 제품과 혼동될 수 있다고 주장하였다. 피고는 원고의 상표 등록과정에서 증거위조와 같은 부정을 저지른 사실을 증거자료로 제출하며 원고의 공식적 상표권 주장이 어렵다고 하였다. 결과적으로 미국 지방법원 재판부는 피고의 증거 자료를 받아들이고, 원고가 ‘MIRROR’S EDGE’ 게임이 출시된 이후 21개월이라는 긴 기간 동안 소송조치를 미뤄온 점과 제품 구매자들이 두 제품 간에 특별히 혼동을 느꼈다는 구체적 증거자료가 없다는 이유로 원고가 신청한 피고의 예비 금지명령 신청을 기각하였다. 원고 측이 소유권을 주장한 ‘EDGE’라는 상표는 상표등록을 획득하는 과정에서 아래에 첨부된 이미지와 같이 USPTO의 규정에 반하는 부정을 저질렀다. 또한, 15 U.S.C 1127에 의해 3년 연속으로 해당 상표를 사용하지 않음은 상표 소유권의 포기 증거로 여겨져 진다. (국내 상표법 제73조 3항에도 동일 이유는 상표등록의 취소심판 사유로 명시되어 있다.) 상표권자가 소유한 상표의 유효여부가 침해 소지 판단에 앞서 선행되어야 하는 조건이므로 본 소송 신청의 주요 기각 사유가 된 것이라 하겠다.

 

 

 

 

출처: ⓒKIPO

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