청구범위의 전제부에‘공지’라고 기재한 구성요소를 공지된 구성요소로 볼 수 있는지 여부(소극)

 

사건 : 특허법원 2007. 10. 5. 선고 2007허2469 판결 [등록무효(실)] <등-특-승>

 

판시사항 : 가. 청구범위의 전제부에 ‘공지’라고 기재한 구성요소를 공지된 구성요소로 볼 수 있는지

                    여부(소극)

               나. 신규성 또는 진보성을 판단함에 있어서 등록고안의 권리자가 출원과정에서 보호범위

                    로부터 제외한 구성요소 이외의 구성요소만을 대비대상으로 삼을 수 있는지 여부(소극)

               다. 신규성 또는 진보성을 판단함에 있어서 등록고안의 청구범위에 기재된 물건을 생산하는

                    방법을 고안의 요지로 파악할 수 있는지 여부(소극)

 

판결요지 : 가. 고안의 청구범위를 전제부와 특징부로 나누어 기재하는 방식{통상 젭슨 형식(Jepson

                    type)으로 부르는 방식}에 있어서, 전제부의 의미는, ㉮ 고안의 기술분야를 한정하는

                    경우, ㉯ 고안의 기술이 적용되는 대상물품을 한정하는 경우, ㉰ 공지의 기술로 생각하

                    여 권리의 보호범위에서 제외하는 경우 등 여러 가지 형태가 있을 수 있다. 그 중 출원

                    인이 공지의 기술 부분을 전제부로, 새로이 창안한 기술 부분을 특징부로 나누어 청구

                    범위를 기재한 경우에, 출원인이 출원과정에서 선행기술과의 관계에서 신규성 및 진보

                    성 결여의 거절이유를 극복하기 위하여, 구성요소 중 일부를 전제부로 돌리는 방법에

                    의하여 전제부에 대하여는 권리의 보호범위로 주장하지 않겠다는 의사를 분명히 한 때

                    에는, 특징부를 포함하지 않고 단지 전제부만으로 구성된 기술, 특히 상위 개념 또는

                    다양한 실시예를 포함할 수 있는 구성요소를 전제부로 돌리고, 특징부에서 당해 구성

                    요소를 더욱 한정하여 다양한 실시예 중 일부만을 선택하여 기재한 경우에 있어서 특

                    징부에는 해당하지 않고 전제부에만 해당하는 균등한 구성요소를 포함하는 기술의 실

                    시에 대하여는 자신의 권리를 주장하지 않겠다는 의사로 볼 수 있을 것이다. 그러나 위

                    와 같은 법리는 출원 또는 등록된 고안에 대한 권리의 보호범위에 관한 문제일 뿐이고,

                    출원된 고안이 선행기술에 비하여 신규성 또는 진보성이 있는지를 판단함에 있어서 어

                    떠한 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지 여부는 사실관계의 문제로서 고안의 청구범

                    위의 기재 형식에 따라 역사적 사실관계가 확정되는 것은 아니며, 권리의 보호범위로부

                    터 제외한다는 의사가 있다고 하여 반드시 이를 공지의 기술로 인정한다는 취지로 볼

                    수도 없다.

               나. 더욱이 공지된 구성요소가 포함되어 있다 하더라도, 고안의 신규성 또는 진보성을 판단

                    함에 있어서는, 공지된 구성요소를 포함한 유기적 일체로서의 고안 전체의 기술사상이

                    비교 대상이 되는 선행기술과의 관계에서 신규성 내지 진보성이 인정될 수 있는지를 파

                    악하여야 하는 것이어서, 그 중 공지된 구성요소를 제외한 나머지 구성요소만으로 선행

                    기술과 대비할 수는 없는 것이다.

                    이 사건으로 돌아와 보건대, 이 사건 등록고안의 청구범위의 기재가 전제부와 특징부로

                    나뉘어 기재되어 있고, 구성부분 ① 내지 ③이 포함된 전제부의 말미에 “공지의 위생기

                    용 조절대에 있어서”라고 기재되어 있으나, 위 기재 부분은, 이 사건 등록고안의 대상이

                    ‘위생기용 조절대’에 관한 것(대상물품 내지 기술분야를 특정한 것)이라는 점과 이러한

                    ‘위생기용 조절대’ 자체는 공지된 것이라는 점을 의미하는 것으로 해석될 여지도 충분히

                    있어, 전제부에 기재된 모든 구성요소가 공지된 것임을 인정하는 취지로 볼 수 없고, 위

                    에서 살펴본 바와 같이 피고가 청구범위의 전제부에 어떠한 구성요소가 ‘공지’라고 기재

                    하였다고 하여, 나아가 심판 또는 소송 단계에서 그러한 사실을 인정하지 않는 한(피고

                    는 이를 다투고 있다), 그러한 ‘구성요소의 공지’라는 사실관계가 확정되는 것도 아니므

                    로, 이 사건 등록고안의 신규성 여부를 판단함에 있어서 전제부의 구성요소를 제외하고

                    특징부만으로 판단하여야 한다.

               다. 피고는 나아가, ‘고정관(2)이 프레스에 의해 가압되는 구성’을 이 사건 등록고안의 기술

                    요지로 주장하고 있으나, 이는 ‘물건을 생산하는 방법’을 표현한 것으로서[이른바 생산

                    방법을 한정한 물건에 관한 청구항(product by process claim)], 그 권리범위를 확정함

                    에 있어서는 물건의 생산방법에 관한 기재를 구성요소로 포함하여 청구항을 해석할 수

                    있는지 여부는 별론으로 하고, 고안의 신규성 유무를 판단하기 위한 기술요지를 파악함

                    에 있어서는 위와 같은 ‘생산방법’ 자체를 고안의 기술요지로 볼 수 없으며, 위와 같은

                    생산방법에 의하여 생산된 ‘물건의 구성’만을 기술요지로 파악하여야 하는바, 구성부분

                    ③ 중 ‘고정관(2)이 프레스에 의해 가압되는 구성’은 이 사건 등록고안의 기술적 요지에

                    서 제외하여야 하고, 단지 위와 ‘고정관(2)이 프레스에 의해 가압’함으로 인한 물건의 구

                    성 즉, 고정관(2), 고무파이프(101), 고정구(1)의 결합구조만이 이 사건 등록고안의 기술

                    요지로 보아야 한다.

 

참조조문 : 실용신안법 제8조 제4항, 제4조 제1항, 제2항

 

참조판례 : 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결

 

 

 

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