글 / 이규석 위촉연구원, 박주완 전문위원(한국지식재산연구원)






기업들에게는 디지털기술의 급속한 발전과 국경을 초월한 다양한 경제활동이 이루어지고 있는 가운데 다양한 브랜드전략이 요구되고 있다. 실제로 최근 기업들은 자사의 상품을 차별화하기 위하여 상표를 활용한 브랜드전략을 추진하고 있고 다양한 아이디어로 브랜드를 알리고 있다. 이와 같은 비약적인 기술의 발달과 기업 브랜드전략의 다양화에 따라 기존의 문자나 도형 등을 이용하여 구성된 전통적인 상표체계에서 한 걸음 더 나아가 현재는 시각, 청각, 후각 등 인간의 오감을 자극하는 부분까지도 상표로서의 가치가 점차 커지고 있다. 실제로 기업 브랜드전략에 활용되어지는 것은 전통적인 상표뿐만 아니라, 움직임, 색채, 소리 등 새로운 유형의 비전형상표가 활용되고 있다. 예를 들어 Columbia 社의 하늘과 구름 배경에서 나오는 빛이 번쩍이는 동작, Nikon 社의 로고 홀로그램, 3M 社의 카나리 옐로우, MGM의 사자 울음소리, Intel 社의 아몬드 향이 나는 프린트 토너 등이 있다(<그림 1> 참조).




세계적으로 소리상표, 냄새상표 등 비전형상표의 활용이 증가함에 따라 이에 대한 보호가 점차 여러 국가로 확대되고 있는 상황이며, 이미 미국, 유럽, 한국 등의 국가들은 동작, 홀로그램,색채, 위치, 소리, 냄새상표 등을 보호하고 있다. 그러나 일본은 비전형상표를 보호하고자 하는 국제적인 확산에 비해 뒤늦게 이에 대한 자각을 하였고, 일본 내부적으로도 기업 및 지역사회에서의 필요성과 요구가 점차 증대되어 비전형상표 보호 등의 상표제도 개선 필요성이 제기되었다. 이와 관련해 2013년 2월 28일, 일본 경제산업성 산업구조심의회의 지적재산정책부회에 소속된 상표제도소위원회(商標制度小委員會)1는 새로운 유형의 상표 보호 등을 위한 상표제도의 기본방향에 대한 내용을 작성·정리한 보고서2를 발표했다. 상표제도소위원회는 동 보고서를 통해‘동작’, ‘색채’, ‘소리’등을 이용한 비전형상표를 소개하였으며, 상표 보호를 위한 개선 방안을 제시하였다. 또한 일본 경제산업성(經濟産業省)은 2013년에 비전형상표를 포함시키는 상표법 개정을 계획하고 있다.
 
1 상표제도소위원회는 일본 경제산업성의‘산업구조심의회’는 산업구조 개선에 관한 중요사항을 조사 심의, 그 중 산업재산권에 관한 정책 심의 기능을 담당하는 ‘지적재산정책부회’소속으로 ’08년 6월부터 ’13년 2월까지 13회에 걸친 논의를 통해 동 보고서 발표함.

2「새로운유형의상표보호등을위한상표제도의기본방향(新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について)」

 
따라서 본고에서는 새로운 유형의 상표인 비전형상표를 정의하고 그 종류를 살펴본 후, 국내외 주요국들의 비전형상표제도의 보호 현황을 파악하고, 최근 일본 상표제도소위원회 보고서에서 제시한 상표법 개정 방안의 주요 내용을 통해 한·일 양국의 상표법상 보호범위를 비교하여 우리나라 상표제도에 대한 시사점을 도출하였다.










비전형상표는 보통 글자나 도안 등에 의하여 시각적으로 인식되는 전형적인 상표들과 구분되는 개념으로 비전형상표에는 전통적인 상표들의 범주에 속하지는 않지만, 상표의 기능을 수행하는 방법으로 동작, 소리, 냄새, 촉감, 맛, 색채, 홀로그램 등을 이용하는 상표가 이에 해당한다.

이러한 비전형상표의 종류는 <표 1>에서 살펴볼 수 있다. 이와 관련해 세계지식재산권기구(WIPO)가 발표한 상표법위원회의 보고서에 따르면 이들은 비전형상표로 구분하여 소리 상표, 냄새 상표, 맛 상표, 촉각 상표로 세분하고 있다.3

3
Standing Committee on the law of Trademarks, Industrial designs and Geographical Indications, 「New Types of Marks」, WIPO, 2006.






1) 미국
미국은 사용주의에 준하여 자타 상품서비스의 식별력을 지니는 온갖 표식이 상표로써 보호가 가능하다. 동작, 홀로그램, 윤곽이 없는 색채, 위치와 같이 시각으로 인식할 수 있는 상표에 한정되지 않고, 소리나 냄새와 같이 시각으로 인식할 수 없는 상표도 보호하고 있다.

2) 유럽
유럽은 유럽지침에 의해 유럽공동체회원국의 상표법 조화(Harmonization)4가 진행되고 있다. 유럽지침에서는 상표를 구성할 수 있는 표식을 예시하고 있다. 그러나 사실적으로 표현할 수 있는 표식이면서 자타 상품서비스 식별을 할 수 있는 것이라면 상표로써 보호가 가능하며, 동작, 홀로그램, 윤곽이 없는 색채, 위치와 같이 시각으로 인식할 수 있는 상표에 한정하지 않고, 시각으로 인식할 수 없는 소리상표도 보호되고 있다.

4「상표에관한회원국의법률을접근시키기위한1988년12월21일유럽경제공동체이사회지침89/104/EEC」(그후,「 상표에관한회원국의법률을접근시키기위한 2008년 10월 22일 유럽의회 및 이사회 지침 2008/95/EC」

3) 중국 및 타이완
중국은 윤곽이 없는 색채, 소리 상표를 보호대상에 포함시키는 것에 대한 검토가 이루어지고 있다. 타이완은 이미 도입한 윤곽이 없는 색채, 소리에 더해, 동작, 홀로그램도 보호대상으로 하는 법 개정을 실시하여 2012년 7월 1일부터 이를 시행하고 있다.

4) 일본
현행 상표법 제2조 제1항에 게재되어 있는 각 표장은 어느 것이나 일정한 형상을 갖추어 시각으로 인식할 수 있기 때문에, 형상을 갖추고 있지 않은 윤곽이 없는 색채나 시각으로는 인식할 수 없는 소리, 냄새 등은 현행 상표법에서 표장에는 해당되지 않아 상표법의 보호를 받을 수 없다. 한편, 동작, 홀로그램, 위치의 상표에 대해서는 문자나 도형 등의 표장에서 이루어지는 것이라고도 할 수 있으나 이들 내용을 정확하게 나타내는 출원방식 등이 정비되어 있지 않아 현행 제도하에서는 상표등록을 취급하지 않고 있다.

5) 한국
우리나라의 경우 소리 및 냄새상표를 보호하는 국제적인 추세에 부응하기 위하여 이미 소리와 냄새 등 비전형상표를 보호대상으로 포함시키는 것을 골자로 상표법을 개정5하여 시행하고 있다. 한편 2012년 3월 15일, 한·미 자유무역협정(FTA)의 발효로 비전형상표 등록이 가능해지면서 소리상표 출원이 급증하고 있다. 우리나라에서 최초의 소리상표가 (주)대상에 의해 출원되었고, 현재까지 출원된 소리상표는 60건에 이른다.6 이러한 출원추세는 대기업을 중심으로 앞으로 지속적으로 이어질 것으로 전망되며, 기업들은 자신이 출처임을 일반 소비자들에게 인식시키기 위하여 소리·냄새상표를 적극적으로 활용할 것으로 사료된다.

5 우리나라 상표법은 ’07년(색채, 홀로그램, 동작 상표 도입), ’11년(소리, 냄새 상표 도입) 개정함.

6 기업들은 LG가 47건, SK 4건 등 출원했고, 개인들은 유명 프로그램 및 영화 효과음 등을 출원한 반면, 냄새상표는 1건도 출원되지 않음. 특허청, 소리·냄새상표 심사기준 개정 설명회 자료, 2012.











이와 관련해 우리나라는 상표법 제2조에서 동작, 홀로그램, 색채, 소리, 냄새 등의 비전형상표에 관한 규정을 두어 상표법으로 보호하고 있다. 우리나라는 1999년에 입체상표를 도입한바 있으며, 2007년에는 색채상표, 홀로그램상표, 동작상표 등 시각적으로 인식할 수 있는 비전형상표를 상표법의 보호대상으로 규정하였고7, 2011년에는 비시각적인 냄새와 소리상표까지 포함하는 상표법 개정을 하였다. 우리나라의 상표법은 제정시부터 상표의 정의에 ‘식별력’8을 포함시키는 등 일본 상표법보다 보호 범위나 명확성 측면에서 앞선 것으로 평가받고 있다.

7 조경희,「 비전형상표도입에관한법적고찰」, 산업재산권제34호, 2011.

8 한국 상표법은 일본 상표법과는 대조적으로“‘상표’란 … 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여”와 같이 상표의 정의에‘식별력’을 상표법 제정 당시부터 포함하고 있음.





1) 새로운 형태의 상표 보호를 도입하는데 있어서 일본 상표법 제2조의 정의는 국제적인 상황을 감안하면, 한정적인 열거는 적절하지 않다. 새로운 형태의 상표가 어떤 것인지 알기 쉽도록, 가능한 구체적인 사례를 열거한 후 포괄적인 규정이 되도록 하는 것이 적절하다.
 
2) ‘상표 사용’에 대해 비전형상표 보호하기 위해 상표의 정의와 더불어 상표 사용의 정의가 필요하다. 예를 들어, 시각으로 인식할 수 없는 소리상표 등 상표 사용에 대한 정의를 신설해야 한다.
 
3) 비전형상표 출원의‘권리범위’를 명확하게 특정지어 해당 상표 내용을 명확하게 인식할 수 있도록 필요한 규정을 정비할 필요가 있다. 이와 관련해, 아래 <표 3>에서 정리한 바와 같이 출원서에 기재할 유형, 상표 견본, 상세한 설명, 기타 필요한 자료 등 출원서 기재사항 등에 대한 규정을 명확히 정비해야 한다.

9 일본상표제도소위원회가 발표한「새로운 유형의 상표 보호 등을 위한 상표제도의 기본 방향(新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について)」보고서에서 제시한 개정 방향을 위주로 정리함.




4)‘ 출원일인정’에 대해서는 국제적인 체제 및 외국 제도와의 정합성 등을 감안하여 출원서의 상표 기재란에 상표 등록을 받고자 하는 상표 견본을 기재하여 출원일을 인정하는 것이 필요하다.
 
5)‘ 부등록 사유’는 식별력 없는 문자나 도형으로 이루어진 동작, 홀로그램, 위치상표를 식별력이 없는 것으로 간주하는 등 새로운 유형의 상표에 대해서 식별력을 바탕으로 심사기준을 정비할 필요가 있다.
 
6)‘ 계속적 사용권’에 대해서는 새로운 유형의 상표가 도입되기 이전부터 사용된 상표에 대해 계속적 사용권을 인정하는 경과조치를 두어야 한다. 상표에 축적된 신용을 보호하고 기존 거래 질서를 유지할 필요가 있는 경우, 일정한 요건을 정하여 상표의 계속적 사용권을 인정해야 한다.





국제적으로 비전형상표를 인정하고 그 범위를 확대하는 추세 속에서 일본도 비전형상표를 보호하고자 하는 상표법 개정을 앞두고 있다. 일본의 상표법 개정 방향의 주요 내용에서 살펴볼 수 있듯이 일본은 비전형상표 및 상표 사용의 정의, 권리범위 특정, 출원일, 부등록 사유 등에 걸쳐 그 기준을 명확히 정하고 보호하려는 노력을 시작하고 있다. 우리나라는 2007년, 2011년 2회에 걸친 개정을 통하여 비전형상표를 인정하였으나, 비전형상표에 대한 정의와 절차에 관한 기준을 좀 더 명확히 할 필요가 있다. 이와 관련해 우리나라의 경우 최근 대법원은 아디다스 사건을 통해‘위치상표’를 인정함에 따라, 상표법상 위치상표의 명확한 규정과 심사기준 정비의 필요성이 커지고 있다.
 
국경을 초월한 활발한 경제활동 속에서 기업들의 경쟁이 나날이 치열해지고는 있다. 이러한 경쟁은 상표 등의 지재권까지 확보하려는 노력으로 연결되고 있는 실정이다. 그리고 실제로 미국, 유럽, 타이완, 우리나라 등은 비전형상표를 일찍이 도입하여 보호하고 있으며, 앞으로 중국과 일본은 상표법 개정을 통하여 비전형상표를 인정할 예정에 있다. 따라서 비전형상표를 선점하기 위한 국제적인 경쟁도 더욱 치열해질 것이고 국제적인 분쟁도 또한 증가할 것으로 예상된다. 이와 관련하여 우리는 상표법의 기준을 명확히 하여 보호근거를 마련해야할 뿐만 아니라 비전형상표와 관련된 기술적 연구개발을 하여 기업의 브랜드전략으로 활용할 수 있는 비전형상표 등록의 적극적인 활성화 및 보호가 필요할 것으로 사료된다.






최근 기업들은 다양한 아이디어로 브랜드 홍보에 주력하고 있으며, 기업은 자사의 상품을 차별화하기 위하여 전통적인 상표뿐만 아니라, 비전형상표를 활용하고 있다. 색채나 홀로그램 등을 통해 관련 상품이나 서비스를 눈에 띄게 부각시키거나, 단순하지만 독특한 음을 이용한 광고나 냄새를 이용하여 소비자로 하여금 강한 인상을 남기게 하는 것들이 흔히 사용되고 있는 방법이다. 이와 같은 비전형상표는 실제로 소비자들의 구매 행동에 영향을 미치고 있고, 관련 기업들도 이전에는 상표로 인정받지 못했던 상표들에 대한 모방을 방지하기 위해 새로운 유형의 상표의 법적 보호를 요구하고 있다.

앞서 살펴본 바와 같이 일본은 새로운 유형의 상표를 인정하는 세계적인 추세에 부응하기 위해 비전형상표 보호를 핵심으로 하는 상표법 개정을 추진하고 있다. 일본 상표법의 개정을 통해 비전형상표를 보호할 경우, 일본 내국인은 물론 일본에 상표를 등록하는 외국인의 보호 범위 확대가 예상된다. 또한, 비전형상표를 보호하고 있는 미국·유럽·한국 등 지식재산 주요국과 일본의 국제 조화도 증진될 것으로 기대되고 있다.

우리나라를 포함한 많은 지재권 선진국에서 이미 비전형상표에 대한 규정을 마련하고 시행 중에 있으며 앞으로 비전형상표를 인정하는 국가들이 늘어날 것이다. 따라서 비전형상표에 대한 선점을 통한 상표권 경쟁이 치열해질 것으로 생각된다. 그러므로 우리나라는 이러한 국제적인 환경에서 살아남기 위해 소리나 냄새 등을 인식하도록 하는 기술적 연구개발이 요구되고, 상표법상 비전형상표에 대한 정의와 기준을 명확히 할 필요가 있다.

창조경제하에서 기업의 브랜드전략으로써 비전형상표의 활용이 기업 경쟁력 확보 및 성과 향상에 도움이 되어야 하며 더 나아가 국가 경쟁력 증진에 기여할 수 있도록 비전형상표에 대한 지속적인 연구개발과 제도개선이 요구된다.





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