적극적 권리범위확인심판에서 물건의 생산방법에 관한 특허발명에 대비되는 확인대상발명의 특정방법 및 그 보정시의 요지변경 여부의 판단기준

사건 : 특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252 판결 [권리범위확인(특)] <권-특-승>

판시사항 : 가. 적극적 권리범위확인심판에서 물건의 생산방법에 관한 특허발명에 대비되는 확인대상

                    발명의 특정방법 및 그 보정시의 요지변경 여부의 판단기준

               나. 물건의 생산방법에 관한 특허발명에 대한 적극적 권리범위확인심판에서 당초 물건만

                    로 특정된 확인대상발명에 그 특허발명과 동일한 생산방법을 추가 기재한 확인대상발

                    명의 보정이 요지변경에 해당하는지 여부(소극)

판결요지 : 가. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권

                    의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로

                    특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있으므로, 확인대상발

                    명이 ‘물건의 발명’으로 특정되었더라도 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고

                    있는 경우에는 ‘생산방법의 발명'인 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부

                    를 판단하여야 하고, 한편, 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고

                    있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인

                    의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이라 할 것이므로, 권리범위확인심판의

                    심판청구서에 확인대상발명의 작동에 중요한 부분을 이루는 구성, 대비되는 특허발명

                    의 특허청구범위에 기재되어 있는 구성요소에 상응하는 구성 등에 대한 기재가 생략 또

                    는 누락되어 있는 것을 심판절차에서 추가하거나 변경하는 보정은, 설령 특허요건에서

                    의 발명의 동일성의 범위를 벗어나거나 보정이나 정정요건에서의 신규사항을 추가하는

                    것이라고 하더라도, 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케

                    할 염려가 없는 경우에는 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확

                    한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지

                    나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는

                    것으로서 요지변경에 해당되지 않는다고 할 것이다.

               나. 물건의 생산방법에 관한 특허발명에 대한 적극적 권리범위확인심판에서 당초 물건만으

                    로 특정된 확인대상발명에 그 특허발명과 동일한 생산방법을 추가 기재한 확인대상발명

                    의 보정은, ① 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 당초 물건으로 특정된 보정전

                    확인대상발명도 그 생산방법에 관한 추가 기재만 있었더라면 특정에 아무런 문제가 없

                    었을 것이고, ② 이 경우 확인대상발명에 특허발명과 대비할 수 있는 생산방법에 관한 

                    기재가 생략 또는 누락되어 있으면 특허발명과의 대비가 불가하므로 그 생산방법에 관한

                    기재는 처음부터 당연히 있었어야 할 구성 부분으로, 특허심판원으로서는 그 생산방법을

                    특정하도록 하는 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 할 사항이며, ③ 통상 확인대상

                    발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장되어 제기되는 적극적 권리범위확인심판의

                    성격, 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하고 있는 특허법 제129

                    조의 추정 규정 및 확인대상발명과 함께 제출되는 심판청구서나 의견서의 주장, 입증취지

                    등으로부터 특허심판원이나 피심판청구인은 확인대상발명에서 특정된 물건은 그 대비되

                    는 특허발명의 생산방법에 의하여 생산된 물건이라는 주장을 전제로 한 것이라고 쉽게 알

                    수 있을 것인 사정 등을 종합하여 보면, 물건으로 특정된 당초의 확인대상발명에 이 사건

                    특허발명의 생산방법과 동일한 생산방법을 추가 기재한 것에 불과한 이 사건 보정은, 처

                    음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인

                    취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서, 요지변경에 해당되지 않는다.

참조조문 : 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 이전의 것) 제140조, 제141조,

               특허법 제129조, 제135조

참조판례 : 대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결, 대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결,

               대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조

 

 

 

 

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